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Werbeslogan als Marke

Werbeslogan als Marke
(von Rechtsanwalt und Dipl.- Betriebswirt  Ludwig Wachter, Regensburg)

(Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 21.01.2010, GRUR 2010, S. 228)

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich in einer aktuellen Entscheidung dazu geäußert, unter welchen Voraussetzungen Werbeslogans unterscheidungskräftig  und damit markenfähig sind.

Konkret ging es um den Slogan „Vorsprung durch Technik“ der Audi AG.

1.     Der Europäische Gerichtshof ist zunächst einer in Literatur und Rechtssprechung verbreiteten restriktiven Auffassung entgegen getreten und hat klargestellt, welche Anforderungen nicht an die Schutzfähigkeit gestellt werden dürfen:

Danach gilt:

  • in Bezug auf Werbeslogans dürfen keine strengeren Maßstäbe angelegt werden, als bei sonstigen Zeichen,
  • die Bezeichnung muss nicht fantasievoll sein,
  • ein besonderer Überraschungs- oder „Merkeffekt“ ist nicht erforderlich,
  • es ist unschädlich, wenn ein Zeichen in der Anschauung der angesprochenen Kunden überwiegend als Begriff des allgemeinen Sprachgebrauchs  (z.B. Werbespruch, Qualitätshinweis oder Aufforderung zum Kauf) angesehen wird, wenn diese Kundenkreise dem Zeichen zumindest auch einen Herkunftshinweis entnehmen, also in dem Zeichen auch einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sehen.
  • Nur wenn ein Zeichen ausschließlich als Begriff des allgemeinen Sprachgebrauchs verstanden wird, ist die Unterscheidungskraft und damit die Eintragungsfähigkeit als Marke ausgeschlossen.


Der Bundesgerichtshof hat dies beispielsweise angenommen bei der Wortfolge „My World“, dieser Ausdruck werde stets nur als „Wort als solches“ erkannt;  oder bei der Wortfolge  „Test it“, diese werde stets nur als Aufforderung zum Testkauf aufgefasst (BGH GRUR 2008,
S. 430 und BGH WRP 2001, S. 692).

2.     Sodann führt der EuGH aus, unter welchen positiven Voraussetzungen Werbeslogans schutzfähig sind:

  • der Slogan muss eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen und
  • er muss ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen.


Diese Voraussetzungen sind nach Ansicht des EuGH bei dem Slogan „Vorsprung durch Technik“ gegeben.

Dem ist nach meiner Auffassung zuzustimmen, da nicht von vornherein klar ist, worauf sich der Begriff „Vorsprung“ bezieht -

( allgemeiner Qualitätsvorsprung? neueste Technik? Vorsprung in Bezug auf die Höchstgeschwindigkeit ? ) -

der Slogan ist somit interpretationsbedürftig.  Auch Prägnanz und  Originalität können dem Slogan wohl nicht abgesprochen werden, so dass die vom EuGH aufgestellten Kriterien erfüllt sind.

3.   Die praktische Verwertbarkeit der Entscheidung des EuGH leidet allerdings darunter, dass der EuGH zur Begründung der Schutzfähigkeit des Audi-Slogans zusätzlich darauf abgestellt hat, dass es sich um einen weithin bekannten („berühmten“) Slogan handelt, den Audi schon seit vielen Jahren verwendet und den die angesprochenen Verkehrskreise auch aus diesem Grund als Herkunftshinweis auf die Audi AG erkennen werden.

Es ist der Entscheidung somit leider nicht eindeutig zu entnehmen, ob die Schutzfähigkeit des Slogans „Vorsprung durch Technik“ auch dann vom EuGH bejaht worden wäre, wenn dieser Slogan nicht bereits langjährig verwendet worden wäre.

Für die Beratungspraxis gut verwertbar sind aber jedenfalls die unter Ziff. 1 genannten Ausführungen  des EuGH, durch die klargestellt wurde, welche Voraussetzungen nicht vorliegen müssen, um die Eintragungsfähigkeit zu bejahen. Denn sowohl in Literatur als auch in der Rechtssprechung waren zum Teil überhöhte Anforderungen gestellt worden         ( z.B. Ströbele/Hacker, Markengesetz Kommentar,  8. Aufl. § 8 Rn. 115).

Dies jedenfalls wurde vom EuGH nun richtiggestellt, was die Rechtssicherheit bereits deutlich erhöht.

Markenmissbrauch vs. zulässige Markenlizenzierung

(BGH, Urteil vom 23.11.2000, Wettbewerb in Recht und Praxis 2001, S.160)

Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 23.11.2000 definiert, wann die Nutzung einer Marke rechtsmissbräuchlich ist; gleichzeitig hat aber der BGH aufgezeigt, unter welchen Voraussetzungen die Benutzung einer Marke durch Lizenzierung, z.B. von Werbeagenturen an ihre Kunden, möglich ist.

Diese Entscheidung ist für kreative Werbeagenturen und Markendesigner von größter Bedeutung. Markenideen, die man nicht im eigenen Geschäftsbetrieb nutzen kann oder will, können geschützt und quasi auf Vorrat angesammelt werden, um diese möglichen Interessenten zur Lizenzierung anzubieten.

Dem Inhaber der Marke "Classe E" wurde es untersagt, auf Grund dieser Marke gegen die Daimler Chrysler AG, die eine Fahrzeugreihe mit "E-Klasse" bezeichnet, vorzugehen. Der Markeninhaber handle rechtsmissbräuchlich, wenn er

  • eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen angemeldet hat
  • hinsichtlich dieser Marken kein ernsthafter Benutzungswille besteht, insbesondere wenn er die Marken auch nicht auf Grund eines Beratungskonzeptes an Kunden lizenzieren will,
  • diese Marken im wesentlichen zu dem Zweck gehortet werden um Dritte, die ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen.


Der Markeninhaber bot die Marken im konkreten Fall nicht aktiv potenziellen Kunden an, sondern beobachtete den Markt und ging dann gegen jeden vor, der seine Markenrechte verletzte. Dies wurde vom BGH als rechtsmissbräuchlich angesehen.

In seiner Entscheidung bringt der Bundesgerichtshof aber auch klar zum Ausdruck, unter welchen Voraussetzungen er Geschäfte mit eingetragenen Marken, also Markenlizenzierungen, für zulässig erachtet.

So wäre es z.B. möglich, dass Werbeagenturen oder Markendesigner im Rahmen einer bereits bestehenden oder potenziellen Beratungsleistung Marken schöpfen, um diese dann ihren Kunden anzubieten und für deren spezielle Vermarktungsbedürfnisse zur Verfügung zu stellen.

Entscheidend ist also, ob die Marken aktiv dem Kunden angeboten werden (zulässige Markennutzung) oder ob der Markeninhaber, der die Marke auch nicht selbst nutzt, lediglich abwartet bis er eine Markenverletzung entdeckt und dann gegen den Verletzer vorgeht (rechtsmissbräuchliche und damit unzulässige Markennutzung).

Eingetragene Marken müssen zwar innerhalb von 5 Jahren benutzt werden, es ist jedoch nicht notwendig, dass die Werbeagentur die Marke für sich selbst nutzt. Es reicht aus, dass ein Kunde der Werbeagentur die Marke mit deren Zustimmung verwendet. Die Nutzung durch den Kunden im Rahmen einer Markenlizenz wird wie eine Eigennutzung behandelt, vgl. § 26 Abs. 2 MarkenG.

Internet-Domain als Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 5 Abs. 2 Markengesetz

Internet-Domain als Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 5 Abs. 2 Markengesetz (OLG München, Urteil vom 16.9.1999, - Az: 29 U 5973/98; veröffentlicht in „Computer und Recht“ 1999, S. 778)

Es ist weitgehend unbekannt, dass sich Unternehmenskennzeichen auch gegen eingetragene Marken durchsetzen können. Oft geht es bei Kollisionen zwischen Marken und Unternehmenskennzeichen nur um die Frage, wer den zeitlichen Vorrang (Priorität) beanspruchen kann.

Für die Priorität eines Unternehmenskennzeichens kommt es auf die Benutzungsaufnahme im geschäftlichen Verkehr an. Da gerade junge Unternehmen - insbesondere aus dem Technologiebereich - häufig zunächst über Ihre Internet-Adressen mit der Geschäftswelt in Kontakt treten, stellt sich die Frage, ob eine Internet-Domain ein solches Unternehmenskennzeichen sein kann.

Das OLG München hat bestätigt, dass eine Internet-Domain als Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 5 Abs. 2 Markengesetz geschützt sein kann, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

  • das Zeichen muß Kennzeichnungskraft besitzen (dies ist in der Regel nicht der Fall bei Wörtern aus dem allgemeinen Sprachgebrauch und bei beschreibenden Angaben, außer wenn solche Ausdrücke bereits Verkehrsgeltung erlangt haben).
  • das Zeichen muß wie ein Kennzeichen verwendet werden, d.h. die Art der Verwendung muß über die reine Adressenfunktion hinausgehen. Kennzeichenmässige Verwendung liegt jedenfalls dann vor, wenn Firmenbezeichnungen, Namen oder deren Abkürzungen verwendet werden.


Im konkreten Fall wurde die Schutzfähigkeit der Bezeichnung „tnet“ als abgekürzte Firmenbezeichnung in der Domain „tnet.de“ vom OLG München bejaht.

Kennzeichenschutz einer Internet-Domain/räumlicher Wirkungskreis

(Urteil des Bundesgerichtshofs vom 22.07.2004, GRUR 2005, S. 262)

Zu dieser Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist vorab zu erläutern, dass nicht nur eingetragene Marken, sondern auch Firmen und sonstige Geschäftsbezeichnungen nach § 5 Markengesetz geschützt sind. Bei diesen Bezeichnungen kann allerdings problematisch sein, wie groß der räumliche Geltungsbereich ist. Ein Unternehmen, das nach seinem Zuschnitt und Unternehmenszweck nur lokal oder regional, also räumlich begrenzt tätig ist, kann Schutz nur in dem Gebiet beanspruchen, in dem es geschäftlich tatsächlich aktiv ist.

Im Gegensatz dazu sind Marken stets bundesweit geschützt.

In dem vom BGH entschiedenen Fall benutzte ein Stuttgarter Unternehmen der EDV-Branche den Firmenbestandteil „SoCo“ seit 1989. Ein in der selben Branche tätiges Unternehmen in Düren (Raum Köln-Düsseldorf) benutzte den Bestandteil „soco“ seit 1992.

Beide Unternehmen waren nur in einem räumlich begrenzten Bereich um ihren jeweiligen Geschäftssitz herum tätig und störten sich gegenseitig nicht. Ab 1996 vertrieb das Dürener Unternehmen seine Produkte unter dem Domain-Namen „soco.de“ auch über das Internet.

Das Stuttgarter Unternehmen erhob nun Klage auf Unterlassung der Benutzung des Firmenbestandteils „soco“, insbesondere auf Benutzung der Domain „soco.de“.

Das Landgericht und das Oberlandesgericht Stuttgart gaben der Klage statt und begründeten dies im Wesentlichen damit, dass die Beklagte durch Benutzung der Domain „soco.de“ im Internet ihren zuvor räumlich abgegrenzten Bereich verlassen habe. Durch die Benutzung im Internet könne nun jedermann von jedem Ort aus auf das Angebot der Beklagten zugreifen. Damit bestehe nun eine kennzeichenrechtliche Kollisionslage.

Der BGH weist in seiner Entscheidung zunächst darauf hin, dass durch Benutzung eines Domain-Namens ein Recht an einem Unternehmenskennzeichen nach § 5 Markengesetz entstehen kann, wenn der Domain-Name geeignet ist, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen. Nur wenn der Domain-Name ausschließlich als Adressbezeichnung (ähnlich einer Telefon-Nummer) verwendet wird, entsteht kein kennzeichnrechtlicher Schutz nach § 5 Markengesetz.

Zum räumlichen Schutzbereich einer solchen Domain als Unternehmenskennzeichen führt der BGH aus, dass allein der Internetauftritt nicht ausreiche, um auf einen räumlich unbeschränkten Wirkungsbereich schließen zu können. Obwohl die Internetseiten des Domain-Inhabers von jedem Ort aus aufgerufen werden könnten, sei daraus nicht zu schließen, dass die Dienstleistungen nun auch an jedem Ort angeboten werden. Grundsätzlich sei der Schutz des Unternehmenskennzeichens daher weiterhin auf den räumlichen Bereich beschränkt, in dem der Domaininhaber seine Dienstleistungen tatsächlich erbringt. Solange dieser Bereich nicht erweitert wird, besteht keine Kollisionslage und eine entsprechende Klage – auch gegen die bundesweite Benutzung der Domain – ist abzuweisen.

Haftung eines Internetauktionshauses für Markenverletzungen

(BGH, Urteil vom 11.03.2004, GRUR 2004, S. 860; „Rolex“).
Der BGH hatte die Frage zu klären, ob Internetauktionshäuser, auf deren Web-Seite Nutzer Warenangebote einstellen können, verantwortlich zu machen sind, wenn ein Nutzer gefälschte Markenprodukte anbietet.

1. Zunächst könnte man annehmen, dass das Internetauktionshaus schon wegen § 11 Teledienstgesetz (TDG) nicht verantwortlich ist, soweit es keine Kenntnis von der rechtswidrigen Handlung hat. Denn in solchen Fällen ist die Haftung für fremde Inhalte, (auf diese bezieht sich § 11 TDG), ausgeschlossen.

Der BGH stellt aber klar, dass die Haftungsprivilegierung nach § 11 TDG nur für die strafrechtliche Verantwortlichkeit und für die Haftung auf Schadensersatz gilt. Unterlassungsansprüche werden von § 11 TDG nicht erfasst. Nach § 11 TDG ist es demnach nicht ausgeschlossen, dass ein Internetauktionshaus auf Unterlassung des rechtswidrigen Angebots gefälschter Markenwaren verklagt wird. Für das Internetauktionshaus hätte dies gegebenenfalls zur Folge, dass es die gesamten Prozesskosten tragen müsste. Würde jeder dem Auktionshaus gar nicht bekannte Verstoß gegen Rechtsvorschriften durch Unterlassungsklagen unterbunden, könnte dies für ein Internetauktionshaus existenzbedrohend sein.

2. Der BGH schränkt daher die Verantwortlichkeit des Internetauktionshauses auf einem anderen Wege ein:

Der BGH führt aus, dass die Handlung eines Nutzers, der z.B. gefälschte Markenprodukte auf der Plattform des Internetauktionshauses anbietet, dem Auktionshaus dann nicht als eigene Handlung zuzurechnen ist, wenn dieses Angebot in einem automatisierten Verfahren ohne vorherige Prüfung durch das Auktionshaus ins Internet gestellt wurde.

Für solche fremden Inhalte ist das Auktionshaus nicht verantwortlich, denn es ist dem Auktionshaus nicht zuzumuten, jedes Angebot vor der Veröffentlichung im Internet auf eine mögliche Rechtsverletzung hin zu untersuchen, denn damit würde das Geschäftsmodell insgesamt in Frage gestellt.

Es besteht deshalb zunächst auch keine Verantwortlichkeit (Störerhaftung) des Auktionshauses wegen eventueller Verletzung von Prüfungspflichten bezüglich der Angebote der Nutzer. Das Auktionshaus kann also nicht mit Unterlassungsklagen überzogen werden, die sich auf Rechtsverletzungen beziehen, von denen das Auktionshaus gar nichts weiß.

3. Allerdings werden Auktionshäuser vom BGH nicht vollständig aus der Verantwortung entlassen:

Wird das Auktionshaus auf eine klare Rechtsverletzung hingewiesen, so muss es das betreffende Angebot unverzüglich sperren. Darüber hinaus muss es auch Vorsorge treffen, dass es nicht zu weiteren (ähnlichen) Rechtsverletzungen kommt. Den konkreten Verletzungsfall muss das Auktionshaus also zum Anlass nehmen, z.B. bei der Nennung der verletzten Marke, eine besondere Prüfung durchzuführen. Dazu hat es alle zumutbaren technischen Mittel (z.B. Filterverfahren) einzusetzen.

Zusammenfassung: Gegen Internetauktionshäuser oder ähnliche Diensteanbieter kann bei einem entdeckten Rechtsverstoß durch deren Nutzer i.d.R. nicht sofort mit einer Unterlassungsklage oder einer kostenpflichtigen Abmahnung vorgegangen werden. Dies ist erst möglich, nachdem der Diensteanbieter über einen konkreten Rechtsverstoß informiert wurde.