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von Rechtsanwalt Ludwig Wachter, Regensburg

Einleitung

Es dürfte allgemein bekannt sein, dass vergleichende Werbung heute grundsätzlich erlaubt ist. Ob diese Erweiterung der Werbefreiheit aber gegenüber dem vorher bestehenden Rechtzustand überhaupt eine gravierende Veränderung darstellt, welche Einschränkungen für vergleichende Werbung auch aktuell noch gelten und unter welchen Voraussetzungen der Einsatz von vergleichender Werbung aus Sicht des Marketing sinnvoll sein kann, sind Fragen, mit denen sich der folgende Beitrag beschäftigt.

1. Was ist vergleichende Werbung ?

Die juristische Literatur zum Thema „vergleichende Werbung“ ist äußerst umfangreich und detailliert, so dass der Eindruck entsteht, es müsse sich um ein Thema von großer praktischer Bedeutung im Wirtschaftsleben handeln.

Werbung ist jede unternehmerische Äußerung mit dem Ziel, den eigenen Produktabsatz zu fördern. Unter „vergleichender Werbung“ versteht man Werbung, die einen Mitbewerber direkt benennt oder den Mitbewerber bzw. dessen Produkte erkennbar macht (vgl. Art.2 Nr. 2a, EG-Richtlinie 97/55 EG; § 6 Abs. 1 UWG).

An der Erkennbarkeit eines bestimmten Mitbewerbers fehlt es z.B. beim sogenannten „Systemvergleich“. Hier werden allgemein wirtschaftliche oder technische Systeme (z.B. Versandhandel oder sonstiger Einzelhandel) gegenübergestellt und ihre Vor - und Nachteile verglichen. Auf einem bestimmten Mitbewerber wird dabei nicht Bezug genommen. Deswegen unterliegt der Systemvergleich nicht den Regeln über vergleichende Werbung. Auch nach der früheren Rechtslage war der Systemvergleich daher zulässig.

2. Frühere Rechtslage

Damals wie heute unzulässig ist die irreführende Werbung (§ 5 UWG) und die Anschwärzung (§ 4 Nr. 8 UWG), also die Verbreitung geschäftsschädigender Äußerungen über einen Konkurrenten.
Nach der alten Rechtslage war auch vergleichende Werbung grundsätzlich verboten, falls nicht ein besonderer Ausnahmetatbestand eingriff. Dies galt selbst dann, wenn der Vergleich inhaltlich zutreffend war, die Aussagen also objektiv wahr gewesen sind.

2.1.

Bezüglich der Ausnahmetatbestände hatte die Rechtssprechung zunächst einen sehr strengen Standpunkt eingenommen. Vergleichende Werbung war danach nur zulässig bei einem

  • Systemvergleich
  • Abwehrvergleich
  • Auskunftsvergleich
  • Fortschrittsvergleich

Der Systemvergleich wurde eingangs bereits erläutert.

Der Fortschrittsvergleich wurde als zulässig erachtet, wenn es sich um einen Vergleich auf technischem Gebiet handelte und der Fortschritt auf diesem Gebiet nur durch die Bezugnahme auf ein Konkurrenzprodukt dargestellt werden konnte.

Ein zulässiger Abwehrvergleich lag vor, wenn ein Mitbewerber rechtswidrige Äußerungen über die Produkte eines anderen gemacht hatte. Der Mitbewerber musste es dann hinnehmen, das der Angegriffene sich durch wahrheitsgetreuen Produktvergleich zur Wehr setzte, um einen drohenden Schaden abzuwenden.

Von einem Auskunftsvergleich spricht man, wenn ein Kunde ausdrücklich über Produkte eines Mitbewerbers unterrichtet werden will. Man musste den Kunden dann nicht mit seiner Anfrage z.B. an öffentliche Stellen verweisen, sondern durfte die Auskunft selbst erteilen.

2.2

Von dieser früheren, sehr strengen Einteilung ist die Rechtssprechung dann im Jahre 1962 abgewichen und hat ein zusätzliches, flexibleres Kriterium zur Beurteilung der Zulässigkeit von vergleichender Werbung eingeführt.

Eine kritische Bezugnahme auf fremde Produkte wurde dann für zulässig gehalten, wenn der Werbende „hinreichenden Anlass“ zur Bezugnahme hatte und sich seine Kritik in den Grenzen des Erforderlichen hielt.

Hierzu ein Beispiel:

Der Hersteller eines neuen Milchkühlsystems stellte bei seiner Werbung nicht nur die Vorzüge seines eigenen Systems heraus (dies wäre als „Systemvergleich“ ohne weiteres zulässig gewesen), er nahm auch Bezug auf ein bestimmtes Konkurrenzprodukt und erklärte, dieses sei nicht zukunftstauglich, da es bei einer -schon vorhersehbaren- organisatorischen Umstellung bei der Milchabholung (Abholung nur noch alle zwei Tage) wegen bestimmter technischer Gegebenheiten künftig seinen Zweck nur nach einer kostspieligen Nachrüstung erfüllen könne.

Der Bundesgerichtshof sah für diese Art von Werbung einen „hinreichenden Anlass“, da die Darstellung der Vorzüge des eigenen Produkts nicht ausgereicht hätten, um die Kunden von einer Fehlinvestition zu bewahren. Hierzu war der Hinweis auf ein bestimmtes Konkurrenzprodukt und auf dessen konkreten Nachteil notwendig.

Nach dieser geänderten Rechtssprechung stand erstmals nicht der Schutz des Konkurrenten, sondern der Kunden- bzw. Verbraucherschutz im Vordergrund.

Der sachliche Unterschied zur heutigen Rechtslage war danach bereits relativ gering. Vergleichende Werbung galt zwar weiterhin als grundsätzlich unzulässig; ihre Rechtfertigung konnte aber nun auch mit Verbraucherschutzinteressen begründet werden. Auch den aktuellen Regelungen zur vergleichenden Werbung liegen großteils Verbraucherschutzerwägungen zugrunde.

3. Heutige Rechtslage

War früher vergleichende Werbung grundsätzlich verboten, in bestimmten Ausnahmefällen aber erlaubt, so ist es heute formal genau umgekehrt: grundsätzlich ist vergleichende Werbung erlaubt, nur in bestimmten, im Gesetz aufgezählten Fällen ist sie untersagt.

Zunächst ist vergleichende Werbung, die den Verbraucher irreführt, selbstverständlich nach wie vor unzulässig. Dies ist in § 5 Abs. 3 UWG geregelt.

Die wichtigste Vorschrift zur vergleichenden Werbung befindet sich allerdings in § 6 Abs. 2 UWG. In dieser Vorschrift sind sechs Tatbestände aufgeführt, wann vergleichende Werbung unlauter und damit verboten ist.

Im einzelnen:

1. Produkte mit verschiedener Zweckbestimmung

Vergleichende Werbung ist unlauter, wenn nicht Produkte für den gleichen Bedarf oder den gleichen Zweck miteinander verglichen werden. Die verglichenen Produkte brauchen nicht völlig identisch zu sein, es reicht aus, wenn sie aus Verbrauchersicht dieselbe Funktion haben können.

Der sprichwörtliche Vergleich zwischen „Äpfeln und Birnen“ dürfte demnach durchaus zulässig sein, da beide Produkte den selben Zweck (Ernährung, Genuss, Vitaminzufuhr) erfüllen können. Der Vergleich muss sich aber auf nachprüfbare Kriterien (vgl. dazu Nr. 2), wie z.B. den Vitamingehalt beziehen.

2. Vergleich unwesentlicher Eigenschaften

Der Vergleich muss sich objektiv auf wesentliche, relevante, nachprüfbare und typische Eigenschaften oder den Preis der Produkte beziehen. Unlauter wäre danach ein reiner Geschmacksvergleich etwa mit der Aussage „Äpfel schmecken besser als Birnen“, weil dieser nicht objektiv ist, sondern eine subjektive Wertung darstellt. Ob eine Eigenschaft ansonsten wesentlich ist, muss aus der Sicht der angesprochenen Verbraucher beantwortet werden (vgl. dazu das untenstehende Beispiel).

3. Verwechslungsgefahr

Unzulässig ist vergleichende Werbung ferner dann, wenn sie zu Verwechslungen zwischen dem Werbenden und dem Mitbewerber oder den von diesen angebotenen Produkten oder verwendeten Kennzeichen (Marken, Geschäftsbezeichnungen, Firmennamen etc.) führt.

4. Kennzeichenbeeinträchtigung

Durch einen Werbevergleich darf die Wertschätzung eines vom Mitwerber verwendeten Kennzeichens nicht in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt werden.

Unzulässig ist der Werbevergleich aber nicht schon dann, wenn die Marke oder der Handelsname des Mitbewerbers genannt wird. Obwohl dadurch der (gute) Ruf eines anderen praktisch bereits für eigene Zwecke ausgenutzt wird, müssen im Rahmen eines Werbevergleichs weitere Umstände hinzutreten (z.B. eine Herabsetzung oder Verunglimpfung des Kennzeichens), um ein solches Verhalten unlauter zu machen.

5. Pauschale Herabsetzung

Herabsetzung oder Verunglimpfung ist ausdrücklich untersagt mit Bezug auf die Produkte, Tätigkeiten sowie die persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers. Sachliche Kritik ist aber erlaubt.

Unlauter wird die Werbung erst, wenn über den sachlichen Vergleich hinaus pauschale und unnötige negative Urteile gefällt werden; z.B. wenn die Konkurenzprodukte als rückständig oder minderwertig bezeichnet werden oder diese lächerlich gemacht werden.

6. Imitationswerbung

Wird ein unter geschütztem Kennzeichen vertriebenes Produkt nachgemacht (was ohne Verwendung des Kennzeichens grundsätzlich zulässig sein kann) so ist es dem Nachahmer nach § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG jedenfalls untersagt, mit der Aussage zu werben, er habe das Produkt imitiert.

Unzulässige Imitationswerbung liegt aber nur vor, wenn ausgesagt wird, dass ein anderes Produkt als Vorlage gedient habe. Dagegen ist es nicht verboten, das eigene Produkt als gleich gut verwendbar wie ein anderes Erzeugnis dazustellen,(z.B. selbstentwickelte Ersatzteile, die den selben Zweck erfüllen wie Originalersatzteile).

Beispiel zur Frage, wann ein Vergleich wesentlicher Eigenschaften vorliegt (aus der aktuellsten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs):

Ein Parfümhersteller hatte seine Produkte mit den Erzeugnissen bekannter Hersteller, u.a. Lagerfeld, Chanel, Dior usw. verglichen. Er hat dazu verschiedene Duftrichtungen definiert (z.B. „blumig“, „würzig“, „orientalisch“) und hat diesen Duftrichtungen jeweils die Erzeugnisse verschiedener anderer Hersteller und auch eigene Produkte zugeordnet.

Einige der benannten Parfümhersteller hielten diese Vorgehensweise für wettbewerbswidrig wegen der nach Ihrer Auffassung unzulässigen Bezugnahme auf ihre bekannten Markenparfüms.

Für die Entscheidung kam es darauf an, ob die Duftnote eine nachprüfbare Eigenschaft eines Parfüms sein kann. Wäre dies nicht der Fall, läge ein Verstoß gegen § 6 Abs. 2 Nr. 2 UWG vor.

Man könnte argumentieren, dass es beim Kauf eines Parfüms ja gerade auf den Duft ankomme, der Duft also eine wesentliche Eigenschaft sei; andererseits ist aber zu bedenken, dass das Geruchsempfinden eine subjektive Angelegenheit ist und verschiedene Personen möglicherweise einen Duft unterschiedlich wahrnehmen können.

Das Oberlandesgericht München hatte dementsprechend ausgeführt, eine Duftnote sei keine Eigenschaft, die einem objektiven Vergleich zugänglich sei.

Dieser Auffassung ist der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 05.02.2004 (Az.: I ZR 171/01) aber nicht gefolgt.

Meiner Ansicht nach zurecht weist der BGH darauf hin, dass die Beschreibung von Duftnoten einen Tatsachenkern aufweist, dessen Richtigkeit jedenfalls durch einen Sachkundigen überprüft und nachvollzogen werden kann. Der Duft eines Parfüms ist also keineswegs reine „Geschmackssache“ und nur eine Frage subjektiver Wertung. Für einen Laien mag es schwierig sein, einen Duft zu beschreiben oder zu identifizieren, für einen Fachmann ist dies in der Regel aber kein Problem.

In der geschilderten Form war die Werbung, bzw. der Produktvergleich gemäß BGH daher nicht unlauter. Dies wäre nur dann der Fall gewesen, wenn ausgesagt worden wäre, ein Parfüm dufte besser als das andere. Eine solche Aussage wäre als rein subjektive Wertung unzulässig.

4. Betriebswirtschaftliche Aspekte

Erste Zweifel an dieser Einschätzung kommen aber auf, wenn man auch in der betriebswirtschaftlichen Literatur nach Beiträgen zu diesem Thema sucht – man stellt schnell fest, dass es dort so gut wie nicht behandelt wird.

Auch die praktische Bedeutung der vergleichenden Werbung scheint gering zu sein. So hat der Gesamtverband Werbeagenturen im Herbst 2001 bei einer Umfrage unter Agenturchefs ermittelt, dass nur 9 % der Werbeagenturkunden vergleichende Werbung stärker als früher einsetzen.

Das Nutzen-/Risiko Verhältnis wird also offenbar gerade bei vergleichender Werbung negativ beurteilt.

Es ist daher zu fragen, wo die speziellen Risiken bei vergleichender Werbung liegen und unter welchen Voraussetzungen vergleichende Werbung für Unternehmen dennoch eine interessante Alternative zu „herkömmlicher“ Werbung darstellen könnte.
4.1 Risiken bei vergleichender Werbung

4.1.1.

Der relativ zurückhaltende Einsatz der vergleichenden Werbung ist sicher zu einem großen Teil darauf zurückzuführen, dass Auseinandersetzungen mit dem Konkurrenten gescheut werden. Da der Konkurrent oder dessen Produkt direkt genannt oder zumindest erkennbar gemacht wird, fühlt er sich stärker angegriffen als bei herkömmlicher Werbung. Daher wird er eher versucht sein, gegen diese Art von Werbung mit rechtlichen Mitteln vorzugehen.

Auch wenn vergleichende Werbung grundsätzlich zulässig ist, bleiben im konkreten Einzelfall zugegebenermaßen immer rechtliche Unsicherheiten bestehen. So lässt sich im konkreten Fall sicher darüber streiten, ob z.B. die verglichenen Eigenschaften „wesentlich“ oder „typisch“ im Sinn des § 6 Abs. 2 Nr. 2 UWG sind und der Vergleich daher zulässig ist oder nicht.

Wird ein kleineres Unternehmen dann z.B. vom Marktführer abgemahnt weil es angeblich unwesentliche Eigenschaften verglichen hat, so wird dieses angesichts der hohen Kostenrisiken eher geneigt sein, die Werbung zurückzuziehen, als einen möglicherweise kostspieligen Prozess mit dem Gegner zu führen.

4.1.2.

Risiken bestehen aber nicht nur auf der rechtlichen- bzw. auf der Kostenseite sondern auch beim Marketing.

So kann vergleichende Werbung bei ungeschickter Gestaltung zum Bumerang werden, wenn das verglichene Konkurrenzprodukt in der Erinnerung des Verbrauchers stärker haften bleibt als das eigene.

Passt vergleichende Werbung nicht zum Stil des Unternehmens oder zum Markenimage, so kann dies ebenfalls negative Auswirkungen haben.

Wenn der Konkurrenzkampf als Selbstzweck erscheint und zu unfairen Aussagen gegriffen wird, so kommt dies beim Verbraucher schlecht an. Auch dadurch kann dem Unternehmen/der Marke ein dauerhafter Schaden zugefügt werden.

Grundsätzlich wenig geeignet ist vergleichende Werbung für den Marktführer. Zum Beispiel bringt die Aussage, das Produkt des Marktführers sei besser als das des Konkurrenten dem Marktführer wenig, da er aufgrund seiner Stellung ohnehin als überlegen betrachtet wird.

Durch die Nennung des Konkurrenten wird dieser unnötigerweise auf die selbe Stufe wie der Marktführer gestellt, was ihm einen unerwünschten Imagegewinn verschaffen kann.

4.2 Vorteile vergleichender Werbung

Durch den direkten Vergleich bestimmter Eigenschaften wird für den Kunden das Produktangebot transparenter. Der Nutzen des eigenen Produkts lässt sich durch vergleichende Werbung direkter vermitteln.

Die häufig geäußerte Ansicht, man wolle sich lieber durch Herausstellen der Vorteile des eigenen Produkts profilieren als durch einen Vergleich, überzeugt daher nicht. Zweck der vergleichenden Werbung ist es ja gerade, die Vorteile des eigenen Produkts stärker in das Bewusstsein des Verbrauchers zu rücken. Durch Gegenüberstellung bestimmter vorteilhafter Produkteigenschaften wird der Unterschied bzw. Vorteil gegenüber dem Konkurrenzprodukt für den Verbraucher besser erfassbar.

Untersuchungen in den USA haben außerdem gezeigt, das vergleichende Werbung grundsätzlich beim Publikum mehr Aufmerksamkeit erregt als „konventionelle“ Werbung.

Wie oben ausgeführt, eignet sich vergleichende Werbung grundsätzlich nicht für den Marktführer. Umgekehrt gilt aber: Für junge Unternehmen oder bei Einführung neuer Produkte kann vergleichende Werbung ein hervorragendes Marketinginstrument sein.

Wenn ein neues Produkt in Bezug auf bestimmte Eigenschaften, die dem Verbraucher wichtig sind, besser ist als das Produkt des Marktführers, müsste man es geradezu als ein Versäumnis betrachten, hierauf nicht besonders hinzuweisen. Durch den Vergleich profitiert der Newcomer indirekt vom Image des Marktführers; er stellt sich mit diesem auf eine Stufe.

Der Nutzeffekt von vergleichender Werbung kann also in bestimmten Fällen sehr groß sein. Es stellt sich daher die Frage, ob und gegebenenfalls wie die oben genannten Kostenrisiken in den Griff gebracht werden können.
4.3 Reduzierung der Risiken

Zu bedenken ist hier zunächst, dass das werbende Unternehmen in der Regel eine Werbeagentur mit der Konzeption beauftragen wird. Verstößt die Werbung gegen Wettbewerbsvorschriften, so ist nach der Rechtssprechung des Bundesgerichtshofs grundsätzlich die Werbeagentur verantwortlich; sie hat also dem Kunden unter Umständen Schadensersatz zu leisten, wenn der Kunde seinerseits von einem Konkurrenten auf Unterlassung oder Schadensersatz in Anspruch genommen wird. Bei Gestaltung des Werbeagenturvertrages sollten zusätzlich detaillierte Haftungsregelungen zu Gunsten des Kunden getroffen werden.

Die Werbeagentur trägt damit zwar ein hohes Risiko, sie hat aber die Möglichkeit, sich durch entsprechende Beratung im Vorfeld und durch den Abschluss einer geeigneten Vermögensschaden- Haftpflichtversicherung abzusichern.

Zumindest die großen Versicherungsunternehmen bieten speziell für Werbeagenturen Versicherungen an, die auch Schäden aus der Verletzung von Wettbewerbsvorschriften umfassen; ansonsten ist dieser Bereich bekanntlich i. d. R. vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Newcomern oder kleineren Unternehmen, die von Großunternehmen unter Drohung mit extrem hohen Streitwerten abgemahnt werden, bietet außerdem § 12 Abs. 4 UWG (Streitwertherabsetzung) einen gewissen Schutz.

Würde die Belastung einer Partei mit den Prozesskosten nach dem vollen Streitwert deren wirtschaftliche Lage erheblich gefährden, so kann das Gericht auf Antrag zugunsten dieser Partei den Streitwert herabsetzten.

Das heißt: verliert der Newcomer den Prozess, so werden die Gebühren nur nach dem herabgesetzten niedrigen Streitwert berechnet, verliert der Gegner (das Großunternehmen) so werden die Gebühren nach dem vollen Streitwert berechnet. Durch diese leider relativ wenig bekannte Regelung wird bei wirtschaftlich unterschiedlich starken Parteien Chancengleichheit bezüglich des Prozesskostenrisikos hergestellt.

5. Fazit

In Bezug auf rechtliche Risiken gilt bei vergleichender Werbung grundsätzlich dasselbe wie bei jeder Werbeaussage: je besser und interessanter eine Aussage unter Werbegesichtspunkten ist, desto größer werden die rechtlichen Risiken.

Gerade für junge Unternehmen oder bei der Einführung neuer Produkte erscheint jedenfalls vergleichende Werbung unter Kosten/Nutzenaspekten und unter Berücksichtigung der oben genannten Absicherungsmöglichkeiten gegenüber konventioneller Werbung sehr attraktiv zu sein. Da vergleichende Werbung i.d.R. witziger, origineller und informativer ist als herkömmliche Werbung, wäre deren stärkere Verbreitung auch aus Verbrauchersicht nur zu begrüßen.

Einleitung

Die Zahl der Markenanmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in München ist konstant hoch. Im Jahr 2006 wurden 72321 inländische Markenanmeldungen registriert.

Die Bedeutung des immateriellen Rechtsguts "Marke" im Wirtschaftsleben  wird damit eindrucksvoll dokumentiert.


Überraschend ist dieser Befund indessen nicht, denn mit zunehmend härterem Wettbewerb wächst auch das Bedürfnis nach stärkerer Abgrenzung von Mitbewerbern und nach besserer Identifizierbarkeit der eigenen Produkte. Eine möglichst optimale Markenbildung und Positionierung ist hierzu ein unentbehrliches Mittel.

Dieser Beitrag geht in knapper Form auf  einige aus Sicht der Praxis wichtige Punkte ein,  die bei der Vorbereitung einer Markenanmeldung zu beachten sind.

1.  Definition und Funktion der Marke in Abgrenzung  zur Firma

Die Marke ist ein Zeichen, durch das Waren oder Dienstleistungen (Produkte) eines Unternehmens gekennzeichnet werden, um eine deutliche Unterscheidung von den Produkten anderer Unternehmen zu erreichen (Unterscheidungsfunktion).  In  engem Zusammenhang mit dieser Unterscheidungsfunktion steht die Identifizierungsfunktion. Bei der jeweils angesprochenen Zielgruppe soll die Marke spontan bestimmte Vorstellungen über Qualität, Image, Eigenschaften etc. eines Produktes wecken.

"Firma" dagegen ist der Name, unter dem ein Kaufmann seine Geschäfte, bzw. sein Unternehmen betreibt. Die Firma dient grundsätzlich also zur Unterscheidung von Unternehmen, die Marke kennzeichnet und unterscheidet Produkte. Die Marke ist produktbezogen,  die Firma unternehmensbezogen.


2.  Schutzgegenstand des Markengesetzes

Durch das Markengesetz werden nicht nur Marken, sondern auch geschäftliche Bezeichnungen und geografische Herkunftsangaben geschützt (§ 1 MarkenG).
Geschäftliche Bezeichnungen werden eingeteilt in Werktitel (z.B. Filmtitel, Buchtitel, Bezeichnungen von Computerprogrammen) und Unternehmenskennzeichen.  Letztere sollen  näher erläutert werden, da der gesetzliche Schutz von Unternehmenskennzeichen zu einer im Zusammenhang mit einer evtl. geplanten Markenanmeldung wichtigen Frage führt.

Zu den Unternehmenskennzeichen zählt man Name, Firma (bei Kaufleuten), und sonstige Geschäfts- und Etablissementbezeichnungen, die im geschäftlichen Verkehr zur Bezeichnung des Unternehmens benutzt werden.

Der Schutz als geschäftliche Bezeichnung entsteht automatisch (ohne Eintragung in ein Register) allein durch die Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr. Der Schutz einer Marke dagegen entsteht in der Regel erst mit Eintragung in das Markenregister.

Da die Eintragung einer Marke Kosten verursacht, stellt sich die Frage, ob und unter welchen Umständen eine Eintragung überhaupt sinnvoll ist,  wenn z.B. ein Firmenname bereits als geschäftliche Bezeichnung  Schutz genießt.


3. Vorteile  einer Markeneintragung

Die Eintragung einer Marke kann aus betriebswirtschaftlichen und  aus rechtlichen Gründen vorteilhaft sein.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht dient die Marke in erster Linie zur  Imagebildung eines Produkts, zur besseren Identifizierung des Produkts durch den Verbraucher und  zur Abgrenzung gegenüber der Konkurrenz.

Gerade Unternehmen mit einer breiten Palette an Produkten können jedem Produkt bzw. jeder Produktgattung eine Marke als Identifikationszeichen zuordnen und damit unterschiedliche Verbraucherkreise als Zielgruppen ansprechen.

Aus rechtlicher Sicht kann es  sich aus den folgenden Gründen empfehlen, eine Marke eintragen zu lassen, obwohl bereits die Firma als geschäftliche Bezeichnung geschützt ist:

3.1. Sicherung des zeitlichen Vorrangs (Priorität)

Einen wichtigen Vorteil bringt die Eintragung einer Marke für solche Unternehmen, die zunächst nur örtlich oder regional begrenzt tätig sind, aber mittelfristig expandieren wollen.

Der Schutz einer geschäftlichen Bezeichnung entsteht - wie bereits erwähnt - mit Aufnahme der Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr. Dies gilt aber grundsätzlich nur in dem Gebiet, in dem das Zeichen auch tatsächlich  verwendet wird, also unter Umständen in einem räumlich begrenzten Bereich.

Der räumliche Schutzbereich einer Marke umfasst dagegen von vornherein das gesamte Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Hierzu ein Beispiel:

Die X GmbH wird 1998 in Regensburg gegründet und ist zunächst  nur im Raum Regensburg tätig.  Ein anderes Unternehmen mit der Firma X wird 1999 in München gegründet und ist nur im Raum Oberbayern tätig.

Unternehmen X aus Regensburg möchte ab dem Jahr 2000 sein Tätigkeitsgebiet auf ganz Bayern ausweiten. Da der Schutz der geschäftlichen Bezeichnung der Firma X  zunächst nur für den Bereich Regensburg entstand, ist das Unternehmen nun nicht in der Lage, auch im Raum Oberbayern ab dem Jahr 2000 unter seiner Firma  aufzutreten. Das Münchener Unternehmen X kann vielmehr der Firma X aus Regensburg untersagen, diese geschäftliche Bezeichnung im Raum Oberbayern zu nutzen, da in diesem Raum die  Bezeichnung X als erstes vom Unternehmen  aus München benutzt wurde.

Wäre dagegen vom Regensburger Unternehmen eine Marke eingetragen worden, so hätte sich das Unternehmen damit die Priorität, also den zeitlichen Vorrang dieser Bezeichnung, bundesweit  gesichert. Es könnte dann jedem anderen Inhaber einer verwechslungsfähigen Marke oder geschäftlichen Bezeichnung mit späterem Zeitrang  die Benutzung untersagen. Dies gilt gerade auch dann, wenn die Expansion des Unternehmens in das Gebiet eines Konkurrenten zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt.

3.2. Schutz von Geschäftsabzeichen ( z.B. „Logos“)

Einen weiteren entscheidenden Vorteil bringt die Markeneintragung  dann, wenn es um den Schutz von Geschäftsabzeichen  (§5 Abs. 2 Satz 2 Markengesetz) geht.

Während, wie festgestellt, die geschäftliche Bezeichnung aus Name oder Firma eines Unternehmens besteht, handelt es sich bei Geschäftsabzeichen meistens um grafische Darstellungen (Logos).

Der Schutz solcher Geschäftsabzeichen entsteht erst, wenn sie Verkehrsgeltung erlangt haben, d.h. wenn die angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen dem Unternehmen zuordnen (vgl.  § 5 Abs.2 Satz 2 MarkenG).  Dies kann unter Umständen  längere Zeit in Anspruch nehmen und einen hohen Werbeaufwand verursachen. Der Schutz eines solchen Zeichens als Marke ist dagegen in der Regel unproblematisch und entsteht bei Eintragung der Marke rückwirkend auf den Anmeldetag.

3.3. Zusätzlicher Markenschutz für Werktitel

Wer ein Interesse daran hat, dass ein Werktitel  -z.B. der Titel einer Zeitschrift- nicht nur vor Verwechslung mit anderen Zeitschriften geschützt ist, sondern  verhindern möchte, dass die als Titel benutzte Bezeichnung von Dritten für ähnliche Produkte gebraucht wird, der sollte zusätzlich zum bereits bestehenden Titelschutz eine Marke eintragen lassen.

3.4. Rechtssicherheit

Eine Markeneintragung kann sich schließlich auch aus Gründen der Rechtssicherheit empfehlen.

- Während bei geschäftlichen Bezeichnungen streitig sein kann, wie weit der räumliche Schutzbereich zu ziehen ist und  bei einem Geschäftsabzeichen problematisch sein kann, wann dieses Zeichen Verkehrsgeltung erlangt hat, ist die Rechtslage bei einer eingetragenen Marke klar und eindeutig: für den zeitlichen Rang (Priorität) einer eingetragenen Marke ist der Anmeldetag maßgeblich.

- Wird eine Wortmarke gewählt, die beschreibende Anklänge hat und bei der deshalb fraglich ist, ob die Bezeichnung überhaupt Unterscheidungskraft besitzt, so kann im Eintragungsverfahren vor dem DPMA Klarheit geschaffen werden:

-- wird die Unterscheidungskraft verneint, sollte die Marke in modifizierter Form neu angemeldet werden,

-- wird die Unterscheidungskraft bejaht, so kann der Marke in einem evtl. späteren Verletzungsprozess von den zuständigen Gerichten die Unterscheidungskraft  nicht völlig abgesprochen  werden. Wenn das Gericht meint, der Marke fehle jegliche Unterscheidungskraft, so muss es ggf. das Verfahren aussetzen und die weitere Entscheidung des DPMA in einem vom Kläger einzuleitenden Löschungsverfahren abwarten. Wird ein Löschungsverfahren nicht durchgeführt, so muss das Gericht zumindest von einer geringen Unterscheidungskraft der Marke ausgehen.


Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine Markeneintragung nur für solche Unternehmen entbehrlich erscheint,  die  eindeutig unterscheidungskräftige Firmennamen aber keine Logos verwenden, und die in einem räumlich begrenzten Bereich tätig sind und auch  langfristig keine räumliche Ausweitung der Geschäftstätigkeit planen.

4. Prüfungsschritte vor der Anmeldung

Wer eine Marke eintragen lassen will, muss vorab prüfen:

  • ob das vorgesehene Zeichen grundsätzlich markenfähig ist und
  • ob der Eintragung absolute oder relative Schutzhindernisse entgegenstehen


4.1 Markenfähigkeit

Als Marke können geschützt werden -

 "alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung, sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farb- und Farbzusammenstellungen“

- die geeignet sind Waren- oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden“  ( § 3 Abs.1 Markengesetz).

Nicht schutzfähig  sind

„Zeichen,  die ausschließlich aus einer Form bestehen, die

1.  durch die Art der Ware selbst bedingt ist,
2.  zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist
3.  der Ware einen wesentlichen Wert verleiht“ ( § 3 Abs.  2 Markengesetz).   

4.2 Absolute und relative Schutzhindernisse

Unter absoluten Schutzhindernissen sind Belange von öffentlichem Interesse zu verstehen, die eine Markeneintragung ausschließen. Ob solche Schutzhindernisse vorliegen, wird im Eintragungsverfahren von Amts wegen durch das DPMA geprüft.

Relative Schutzhindernisse sind dagegen private Belange, nämlich bestehende Rechte Dritter mit älterem Zeitrang.  Diese Belange werden im Eintragungsverfahren vom DPMA zunächst nicht geprüft, dürfen aber gerade deswegen bei der Vorbereitung einer Markeneintragung aus den unter Ziffer 4.2.2. näher aufgeführten Gründen keinesfalls außer Acht gelassen werden.

4.2.1  Erstes Problem: Die absoluten Schutzhindernisse

Diese sind in § 8 Abs. 2 Markengesetz aufgelistet und lassen sich in verkürzter Form folgendermaßen umschreiben:

  • dem Zeichen fehlt die Unterscheidungskraft
  • für das Zeichen besteht ein Freihaltebedürfnis
  • das Zeichen ist zur Produktbezeichnung allgemein üblich geworden
  • das Zeichen kann zu Fehlvorstellungen über das Produkt führen oder verstößt  gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten
  • das Zeichen enthält Hoheitszeichen oder  amtliche Zeichen oder kann nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden.


Bei der Frage der Unterscheidungskraft treten in der Praxis am häufigsten Probleme auf.

Die Unterscheidungskraft fehlt einem Zeichen kurz gesagt dann, wenn ein Betrachter nicht erkennen kann, dass dieses Zeichen zur Produktidentifizierung dienen soll.

Dies ist z.B. dann der Fall, wenn Wörter aus dem allgemeinen Sprachgebrauch  oder Ausdrücke mit produktbeschreibendem Charakter verwendet werden.  Der Verbraucher wird dann nämlich das gebrauchte Wort in seiner allgemein üblichen Bedeutung verstehen und  nicht erkennen, dass mit diesem Wort ein Produkt gekennzeichnet  werden soll.

Bei der Prüfung der Unterscheidungskraft muss die Marke im Zusammenhang mit den Produkten betrachtet werden, auf die sich der Markenschutz bezieht.  Die Bezeichnung „Apple“ ist z.B. unterscheidungskräftig für Computer, nicht aber für Lebensmittel, da sie dort als rein beschreibend aufgefasst würde.

Waren die Gerichte und auch das DPMA  bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft nach Inkrafttreten des Markengesetzes im Jahr 1995 noch großzügig, so ist in letzter Zeit eine deutlich eine restriktivere Tendenz feststellbar.  Deshalb ist zu empfehlen, sich in Grenzfällen nicht auf kostspielige und zeitaufwändige Rechtstreitigkeiten einzulassen, sondern von vornherein eine Markenform zu wählen, mit der das Problem der  Unterscheidungskraft umgangen werden kann.

Dies kann z.B. dadurch geschehen, dass anstatt oder zusätzlich zu einem Wort aus dem  allgemeinen Sprachgebrauch ein Fantasiename verwendet wird.

Eine andere Möglichkeit, Probleme mit der Unterscheidungskraft zu vermeiden besteht darin, das vorgesehene Wort in einer besonderen Schriftart darzustellen oder in eine grafische Darstellung einzubinden. Dadurch kann i.d.R.  die Schutzfähigkeit des Zeichens als Wort/Bildmarke erreicht werden.

Mit solchen einfach  durchführbaren Modifikationen können sich langwierige  Auseinandersetzungen über die Markenfähigkeit vermeiden lassen. Der Nachteil dieser Vorgehensweise besteht allerdings darin, dass die Frage der isolierten Schutzfähigkeit des Wortbestandteils in ein eventuelles späteres Markenverletzungsverfahren verlagert wird. Diese Problematik ist jedoch nicht Gegenstand dieses Beitrags.

4.2.2 Zweites Problem: Die relativen Schutzhindernisse

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei den relativen Schutzhindernissen um ältere Rechte (Marken oder geschäftliche Bezeichnungen) die einer Markeneintragung entgegenstehen können, deren Bestehen aber vom DPMA im Eintragungsverfahren nicht geprüft wird.

Im Bereich der relativen Schutzhindernisse liegt die Hauptproblematik jeder Markenanmeldung. Durch unbedachte Schritte können hier noch erheblichere Schäden bzw. Kosten verursacht werden als bei den absoluten Schutzhindernissen.

Gerade weil die Existenz solcher älterer Rechte vom DPMA im Eintragungsverfahren nicht geprüft wird und eine Marke also trotz Bestehens solcher Rechte eingetragen werden kann, setzt sich der Anmelder der Gefahr von Abmahnungen, Unterlassungs- und Schadensersatzklagen seitens der Inhaber dieser älteren Rechte aus. All dies ist in der Regel mit hohen Gerichts- und Anwaltskosten  verbunden.

Hinzu kommen  noch  Aufwendungen für neue Logos, Drucksachen etc. Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang auch der Schaden, der dadurch entstehen kann, dass ein Produkt, das unter der gewählten Marke unter Umständen schon einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat, nach Jahren wieder umbenannt werden muss und damit praktisch eine neue Markteinführung  nötig wird.

4. Recherche nach älteren Rechten und Auswertung der Ergebnisse

Aus den genannten Gründen ist es unerlässlích, vor jeder Markenanmeldung (ebenso wie vor Aufnahme der Benutzung einer Firma oder einer geschäftlichen Bezeichnung) eine Recherche bezüglich entgegenstehender älterer Rechte durchführen zu lassen. Auf die auch dann noch bestehenden Restrisiken hinsichtlich der Vollständigkeit der Rechercheergebnisse und deren rechtlicher Bewertung sei hier nur am Rande hingewiesen.

Sobald die Rechercheergebnisse vorliegen, muss eine rechtliche Auswertung erfolgen. Das heißt konkret: es ist zu prüfen, ob die Inhaber der recherchierten älteren Zeichen gegen die nun einzutragende Marke vorgehen könnten.

Dies könnte beispielsweise geschehen durch Widerspruch nach § 42 Markengesetz innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Eintragung der Marke,  durch Löschungsklage nach
 § 51 Markengesetz oder durch Unterlassungsklage und ggf. einstweilige Verfügung. Eine Löschungsklage oder Unterlassungsklage kann unter Umständen noch Jahre nach der Eintragung erhoben werden und kann, wie bereits erwähnt,  hohe Kosten verursachen.

Voraussetzung für  erfolgreichen Widerspruch oder Klage wäre die Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen und eine deshalb bestehende Verwechslungsgefahr (Vgl.  §14, 15 Markengesetz).  

Es soll an dieser Stelle davor gewarnt werden, bei - nach eigener Beurteilung - vermeintlich bestehender Verwechslungsgefahr vorschnell einen Markenentwurf aufzugeben.

Denn aussagekräftige, als Marke taugliche Zeichen sind nicht beliebig und quasi "auf Knopfdruck" produzierbar. Die Ideenfindung, Konzeption und Realisierung der Entwürfe kostet Zeit und Geld. Deshalb kann es notwendig sein, an einem gewählten Entwurf festzuhalten und den Rahmen des rechtlich Zulässigen auszuschöpfen. Es ist also im konkreten Fall genauestens zu prüfen, ob zwischen den kollidierenden Zeichen tatsächlich Verwechslungsgefahr besteht.

Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist der zentrale Begriff des Markenrechts. Im Rahmen dieses Beitrages soll  auf einige grundlegende Aspekte der Verwechslungsgefahr eingegangen werden.


5. Prüfung der Verwechslungsgefahr

Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist zu berücksichtigen:

  • die Ähnlichkeit der Zeichen
  • die Ähnlichkeit der gekennzeichneten Produkte
  • die Unterscheidungskraft der Zeichen


Verwechslungsgefahr muss also  nicht schon dann bestehen, wenn sich zwei Zeichen ähnlich sind. Wenn die Zeichen nämlich trotz ihrer Ähnlichkeit völlig unterschiedliche Produkte kennzeichnen (z. B. Obst und Computerhardware) kann die Verwechslungsgefahr  zu verneinen sein.

Umgekehrt ist Verwechslungsgefahr möglicherweise trotz geringer Zeichenähnlichkeit zu bejahen, wenn die durch das Zeichen markierten Produkte sich sehr nahe stehen oder sogar identisch sind.

Zwischen Zeichenähnlichkeit und Produktähnlichkeit besteht also eine Wechselwirkung: je weiter die zu kennzeichnenden Produkte voneinander entfernt sind, desto geringer braucht der  Abstand der verwendeten Zeichen zu sein, und umgekehrt.

Im konkreten Fall ist eine genaue rechtliche Prüfung unumgänglich um einerseits die Risiken einer evtl. drohenden Klage zu minimieren und um andererseits einen Markenentwurf nicht vorschnell aufzugeben.

Wer den vermeintlich sicheren Weg wählt und den Markenentwurf aufgibt, sobald sich ein Problem abzeichnet, muss nicht nur einen neuen Entwurf erstellen lassen, sondern auch nochmals eine Recherche durchführen und sieht sich dann ggf. ähnlichen Problemen gegenüber wie beim ersten Versuch.

In allen Fällen,  bei denen die  Verwechslungsgefahr nicht sicher beurteilt werden kann, sollte daher zunächst versucht werden, einen Markenentwurf so zu modifizieren, dass die Verwechslungsgefahr mit möglichst hoher Sicherheit beseitigt wird.

Lässt sich die Verwechslungsgefahr zweier Marken trotzdem nicht mit hinreichender Sicherheit ausschließen, so kann es sich ggf. empfehlen, mit dem Inhaber einer kollidierenden Marke Kontakt aufzunehmen und auf eine einvernehmliche Lösung hinzuwirken.

Unter Umständen kann eine sog. "Abgrenzungsvereinbarung" abgeschlossen werden. Inhalt einer solchen Abgrenzungsvereinbarung könnte beispielsweise sein, in bestimmten Medien nicht zu werben, die Marke für bestimmte Produkte nicht zu verwenden, das Produkt in einem bestimmten Gebiet oder über bestimmte Händler nicht zu vertreiben, um so Markenkollisionen auszuschließen. Da Abgrenzungsvereinbarungen wettbewerbsbeschränkenden Charakter haben können, ist auf die Einhaltung kartellrechtlicher Vorschriften zu achten.

6. Anmeldung und weiteres Verfahren

Die eigentliche Anmeldung der Marke bereitet - nach entsprechender Vorbereitung - in der Regel keine  Probleme.

Es ist lediglich noch zu entscheiden, für welche Waren und Dienstleistungen die Eintragung erfolgen soll. Verwandte Produkte sind in Klassen (nach dem Abkommen von Nizza) zusammengefasst. Diese Einteilung ist bei der Anmeldung zu verwenden.

In unproblematischen bzw. gut vorbereiteten Fällen dauert es ab der Anmeldung der Marke ca. 3 Monate bis zu deren Eintragung. Diese Frist kann durch einen kostenpflichtigen Antrag auf beschleunigte Prüfung abgekürzt werden.

Weist die Anmeldung Mängel auf, so ergeht ein Bescheid mit der  Aufforderung, die Mängel innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen.

Nachdem die Marke eingetragen und bekanntgemacht ist, wird die dreimonatige Widerspruchsfrist nach § 42 Markengesetz in Kraft gesetzt.

Innerhalb dieser Frist können die Inhaber älterer Rechte gegen die eingetragene Marke Widerspruch erheben.

Ist der Widerspruch begründet,  wird die Marke wieder gelöscht, ansonsten wird der Widerspruch zurückgewiesen.

Wird kein Widerspruch erhoben, so kann der Anmelder mit i.d.R.  davon ausgehen, dass  die Marke auch in Zukunft nicht angegriffen  wird. Denn gerade die Unternehmen, die auf die Wahrung ihrer Rechte besonders bedacht sind, werden die Möglichkeit des Widerspruchs wahrnehmen um eine kollidierende Marke möglichst frühzeitig zu Fall zu bringen.