Rechtsanwalt
Ludwig Wachter
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Markenrecht 1 Kaufrecht 1

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Markenrecht – Schadensersatz durch angemessene Lizenzgebühr
(Bundesgerichtshof, Urteil vom 22.September 2021; Az: I ZR 2021 „Layher“)

Urteilsbesprechung von Rechtsanwalt Ludwig Wachter, Regensburg

Der Bundesgerichtshof hat in dem Urteil nochmals die Kriterien genannt, die bei der Festlegung einer angemessenen Lizenzgebühr als Schadensersatz nach einer Markenverletzung zu berücksichtigen sind. Er setzt sich auch mit der Frage auseinander, ob es lizenzmindernd zu berücksichtigen ist, wenn die Markenverletzung nur in der Werbung erfolgt und nicht auch dadurch, dass die Marke beispielsweise auf dem Produkt oder der Verpackung angebracht wird.

Der BGH führt aus, bei der Schadensberechnung nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie sei maßgeblich, was vernünftige Vertragsparteien bei Abschluss eines Lizenzvertrages als Vergütung für eine Kennzeichennutzung vereinbart hätten. Zu ermitteln sei der objektive Wert der Kennzeichen- (Marken-) Benutzung.

Ausgangspunkt für die Beurteilung ist die Bandbreite marktüblicher Lizenzsätze als Prozentsätze vom Umsatz.

Innerhalb dieser Bandbreite sind dann zur konkreten Festlegung des Lizenzprozentsatzes folgende Faktoren zu berücksichtigen:

Der Bekanntheitsgrad und der Ruf der Marke, das Ausmaß der Verwechslungsgefahr, insbesondere der Grad der Zeichenähnlichkeit, Umfang und Dauer der Verletzungshandlung, die Intensität der Verletzung und auch die Frage, ob ein Marktverwirrungsschaden entstanden ist.

Eine Erhöhung der Lizenzgebühr aus dem Grund, weil eine schuldhafte Handlung vorliegt, (sog. Verletzerzuschlag) kommt laut BGH dagegen im Markenrecht nicht in Betracht, da dies mit den Grundlagen des deutschen Schadensrechts unvereinbart sei.

Das Schadensrecht hat demnach nur die Aufgabe, einen entstandenen Schaden auszugleichen, nicht aber, den Schädiger zusätzlich zu bestrafen.

Im vorliegenden Fall stellte sich die Frage, ob die Tatsache, dass eine Markenverletzung nur in der Werbung und nicht auch durch Anbringung der Marke auf dem Produkt erfolgt ist, lizenzmindernd zu berücksichtigen ist.

Der BGH hat die Möglichkeit einer Lizenzminderung in solchen Fällen bejaht.

Zwar hat es die Argumentation des Beklagten verworfen, die Werbung habe sich überhaupt nicht auf die Umsätze der Produkte ausgewirkt und deshalb sei der Ansatz einer Umsatzlizenz generell unzulässig.

Der BGH hält solche Kausalitätsüberlegungen für nicht praktikabel. Außerdem sei eine Lizenzzahlung eine Vergütung für die Benutzung einer Marke und nicht eine Vergütung für den erwarteten wirtschaftlichen Erfolg. Auch bei Abschluss eines Lizenzvertrages wird die Lizenzgebühr in aller Regel nicht an bestimmte Umsatzsteigerungen durch die Markennutzung geknüpft.

Bei der Benutzung einer Marke nur in der Werbung dürfe aber dennoch ein Abschlag von der üblichen Lizenzgebühr vorgenommen werden, weil die Intensität der Nutzung geringer ist, wenn ein Zeichen nur in der Werbung und nicht auch durch Anbringung auf dem Produkt benutzt wird.

Der BGH hat (nur) wegen des unzulässigen rechtlichen Maßstabes, den das Berufungsgericht angelegt hatte (Kausalitätserwägungen anstatt geringere Nutzungsintensität) das Urteil aufgehoben und den Fall an die Berufungsinstanz, das OLG Stuttgart, zurückverwiesen.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Berufungsgericht in der Sache wiederum zu demselben Ergebnis kommt (Lizenzsatz von 5%), nur eben mit der anderen, vom BGH vorgegebenen Begründung.

Fälle wie der vorliegende zeigen überdeutlich, dass den streitenden Parteien gerade in Fällen, bei denen Gerichte einen Beurteilungsspielraum haben oder eine Schadensschätzung vornehmen müssen, zu einer gütlichen Beilegung des Streits durch Vergleich zu raten ist. Denn gerade Revisionsverfahren vor dem BGH verursachen sehr hohe Kosten und auch ein obsiegen in der Revision kann sich als Pyrrhussieg erweisen.

Urteilsbesprechung von Rechtsanwalt Ludwig Wachter, Diplom-Betriebswirt

 

Markenrecht - Bestehen aktive Handlungspflichten nach einem Unterlassungsurteil?

Europäischer Gerichtshof (EuGH Urteil vom 02.07.2020-C-684/19)
Urteilsbesprechung von Rechtsanwalt Ludwig Wachter, Regensburg

 

Das Landgericht Düsseldorf hatte auf eine Klage mit Urteil vom 17.10.2016 einer Rechtsanwaltskanzlei untersagt, die Buchstabenfolge „mbk“ im geschäftlichen Verkehr für Rechtsdienstleistungen zu benutzen.

Die betreffende Kanzlei hatte im Internetverzeichnis „das Örtliche“ eine Anzeige in Auftrag gegeben in der die Buchstabenfolge „mbk“ verwendet wurde. Auf das Urteil hin löschte die Rechtsanwaltskanzlei diese Buchstabenfolge „mbk“ in diesem Verzeichnis.

In der Folgezeit stellte der Kläger fest, dass auf der Website www.kleve-niederrhein-stadtbranchenbuch.com eine Anzeige erschien, in der weiterhin die verbotene Bezeichnung „mbk“ enthalten war.

Die beklagten Rechtsanwälte hatten diese Eintragung jedoch nicht in Auftrag gegeben; der Betreiber der genannten Website hatte die ursprüngliche Anzeige der beklagten Rechtsanwälte auf eigene Initiative übernommen.

Dennoch beantragten die Kläger wegen Verstoßes gegen das Unterlassungsgebot ein Ordnungsgeld gegen die beklagten Rechtsanwälte. Sie waren der Meinung, dass die beklagten Rechtsanwälte nicht nur verpflichtet waren die Bezeichnung „mbk“ auf der von ihnen beauftragten Anzeige zu löschen, sondern darüber hinaus mit Hilfe der üblichen Suchmaschinen zu untersuchen müssen, ob Betreiber anderer Webseiten die Anzeige übernommen haben. Wenn dies der Fall sei, müsse versucht werden, diese zur Löschung dieser Eintragungen zu veranlassen.

Die entscheidende Frage, die dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt wurde lautet also: Liegt eine markenrechtliche Benutzungshandlung durch die beklagten Rechtanwälte auch dann vor, wenn die verbotene Bezeichnung „mbk“ in einer Anzeige auf einer Website erscheint, die von diesen Rechtsanwälten gar nicht in Auftrag gegeben wurde.

Der EuGH stellt in seinem Urteil klar, dass eine markenrechtliche Benutzung ein aktives Verhalten und eine Herrschaft über die Benutzungshandlung erfordert.

Wenn eine Handlung von einem anderen ohne Zustimmung oder Auftrag des Werbenden auf dessen eigene Initiative erfolgt, so ist dies dem Werbenden nicht zuzurechnen. Der vom Kläger gestellte Ordnungsmittelantrag ist dann zurückzuweisen.

Die Entscheidung des EuGH ist nach meiner Auffassung richtig, sie ist aber deshalb besonders bemerkenswert, weil der Bundesgerichtshof (BGH) im Jahr 2013einen ähnlich gelagerten Fall anders entschieden hatte, (vgl. BGH, Urteil vom 13.11.2013, I ZR 77/11).

Auch laut BHG hat der Unterlassungsschuldner zwar grundsätzlich nicht für das selbstständige Handeln Dritter einzustehen. Wenn ihm aber das Handeln des Dritten wirtschaftlich zugute kommt, er mit einem Verstoß ernstlich rechnen muss und er eine rechtliche und tatsächliche Einwirkungsmöglichkeit auf das Verhalten des Dritten hat, dann muss er diesen veranlassen, die Verwendung unzulässiger Bezeichnungen (im Fall des BGH war es eine unzulässige Firmierung) aus seinen Verzeichnissen zu entfernen. Nach Ansicht des BGH muss der Unterlassungsschuldner auch eigene Recherchen nach unzulässigen Zeichenbenutzungen durchführen.

Für den Bereich markenrechtliche Benutzungshandlungen dürfte der BGH auf Grund der Entscheidung des EuGH seine Rechtsprechung nicht mehr aufrechterhalten können.

Es ist aber zu hoffen, dass sich die Entscheidung des EuGH auch auf andere Bereiche auswirkt, zum Beispiel auf den Bereich der vom BGH postulierten Rückrufpflichten von bereits an Dritte veräußerten Produkten auf Grund eines Unterlassungstitels.

Auch in diesem Bereich legt der BGH einem Unterlassungsschuldner nach meiner Auffassung zu weit gehende Pflichten auf.

Die Rechtsprechung zum Stichwort „Handlungspflichten nach Unterlassungstitel“ muss jedenfalls auf Grund des neuen EuGH Urteils genauestens weiter beobachtet werden.

 

Von Rechtsanwalt Ludwig Wachter, Diplom Betriebswirt, Regensburg

Markenmissbrauch vs. zulässige Markenlizenzierung

(BGH, Urteil vom 23.11.2000, Wettbewerb in Recht und Praxis 2001, S.160)

Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 23.11.2000 definiert, wann die Nutzung einer Marke rechtsmissbräuchlich ist; gleichzeitig hat aber der BGH aufgezeigt, unter welchen Voraussetzungen die Benutzung einer Marke durch Lizenzierung, z.B. von Werbeagenturen an ihre Kunden, möglich ist.

Diese Entscheidung ist für kreative Werbeagenturen und Markendesigner von größter Bedeutung. Markenideen, die man nicht im eigenen Geschäftsbetrieb nutzen kann oder will, können geschützt und quasi auf Vorrat angesammelt werden, um diese möglichen Interessenten zur Lizenzierung anzubieten.

Dem Inhaber der Marke "Classe E" wurde es untersagt, auf Grund dieser Marke gegen die Daimler Chrysler AG, die eine Fahrzeugreihe mit "E-Klasse" bezeichnet, vorzugehen. Der Markeninhaber handle rechtsmissbräuchlich, wenn er

  • eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen angemeldet hat
  • hinsichtlich dieser Marken kein ernsthafter Benutzungswille besteht, insbesondere wenn er die Marken auch nicht auf Grund eines Beratungskonzeptes an Kunden lizenzieren will,
  • diese Marken im wesentlichen zu dem Zweck gehortet werden um Dritte, die ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen.


Der Markeninhaber bot die Marken im konkreten Fall nicht aktiv potenziellen Kunden an, sondern beobachtete den Markt und ging dann gegen jeden vor, der seine Markenrechte verletzte. Dies wurde vom BGH als rechtsmissbräuchlich angesehen.

In seiner Entscheidung bringt der Bundesgerichtshof aber auch klar zum Ausdruck, unter welchen Voraussetzungen er Geschäfte mit eingetragenen Marken, also Markenlizenzierungen, für zulässig erachtet.

So wäre es z.B. möglich, dass Werbeagenturen oder Markendesigner im Rahmen einer bereits bestehenden oder potenziellen Beratungsleistung Marken schöpfen, um diese dann ihren Kunden anzubieten und für deren spezielle Vermarktungsbedürfnisse zur Verfügung zu stellen.

Entscheidend ist also, ob die Marken aktiv dem Kunden angeboten werden (zulässige Markennutzung) oder ob der Markeninhaber, der die Marke auch nicht selbst nutzt, lediglich abwartet bis er eine Markenverletzung entdeckt und dann gegen den Verletzer vorgeht (rechtsmissbräuchliche und damit unzulässige Markennutzung).

Eingetragene Marken müssen zwar innerhalb von 5 Jahren benutzt werden, es ist jedoch nicht notwendig, dass die Werbeagentur die Marke für sich selbst nutzt. Es reicht aus, dass ein Kunde der Werbeagentur die Marke mit deren Zustimmung verwendet. Die Nutzung durch den Kunden im Rahmen einer Markenlizenz wird wie eine Eigennutzung behandelt, vgl. § 26 Abs. 2 MarkenG.

Werbeslogan als Marke

Werbeslogan als Marke
(von Rechtsanwalt und Dipl.- Betriebswirt  Ludwig Wachter, Regensburg)

(Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 21.01.2010, GRUR 2010, S. 228)

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich in einer aktuellen Entscheidung dazu geäußert, unter welchen Voraussetzungen Werbeslogans unterscheidungskräftig  und damit markenfähig sind.

Konkret ging es um den Slogan „Vorsprung durch Technik“ der Audi AG.

1.     Der Europäische Gerichtshof ist zunächst einer in Literatur und Rechtssprechung verbreiteten restriktiven Auffassung entgegen getreten und hat klargestellt, welche Anforderungen nicht an die Schutzfähigkeit gestellt werden dürfen:

Danach gilt:

  • in Bezug auf Werbeslogans dürfen keine strengeren Maßstäbe angelegt werden, als bei sonstigen Zeichen,
  • die Bezeichnung muss nicht fantasievoll sein,
  • ein besonderer Überraschungs- oder „Merkeffekt“ ist nicht erforderlich,
  • es ist unschädlich, wenn ein Zeichen in der Anschauung der angesprochenen Kunden überwiegend als Begriff des allgemeinen Sprachgebrauchs  (z.B. Werbespruch, Qualitätshinweis oder Aufforderung zum Kauf) angesehen wird, wenn diese Kundenkreise dem Zeichen zumindest auch einen Herkunftshinweis entnehmen, also in dem Zeichen auch einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sehen.
  • Nur wenn ein Zeichen ausschließlich als Begriff des allgemeinen Sprachgebrauchs verstanden wird, ist die Unterscheidungskraft und damit die Eintragungsfähigkeit als Marke ausgeschlossen.


Der Bundesgerichtshof hat dies beispielsweise angenommen bei der Wortfolge „My World“, dieser Ausdruck werde stets nur als „Wort als solches“ erkannt;  oder bei der Wortfolge  „Test it“, diese werde stets nur als Aufforderung zum Testkauf aufgefasst (BGH GRUR 2008,
S. 430 und BGH WRP 2001, S. 692).

2.     Sodann führt der EuGH aus, unter welchen positiven Voraussetzungen Werbeslogans schutzfähig sind:

  • der Slogan muss eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen und
  • er muss ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen.


Diese Voraussetzungen sind nach Ansicht des EuGH bei dem Slogan „Vorsprung durch Technik“ gegeben.

Dem ist nach meiner Auffassung zuzustimmen, da nicht von vornherein klar ist, worauf sich der Begriff „Vorsprung“ bezieht -

( allgemeiner Qualitätsvorsprung? neueste Technik? Vorsprung in Bezug auf die Höchstgeschwindigkeit ? ) -

der Slogan ist somit interpretationsbedürftig.  Auch Prägnanz und  Originalität können dem Slogan wohl nicht abgesprochen werden, so dass die vom EuGH aufgestellten Kriterien erfüllt sind.

3.   Die praktische Verwertbarkeit der Entscheidung des EuGH leidet allerdings darunter, dass der EuGH zur Begründung der Schutzfähigkeit des Audi-Slogans zusätzlich darauf abgestellt hat, dass es sich um einen weithin bekannten („berühmten“) Slogan handelt, den Audi schon seit vielen Jahren verwendet und den die angesprochenen Verkehrskreise auch aus diesem Grund als Herkunftshinweis auf die Audi AG erkennen werden.

Es ist der Entscheidung somit leider nicht eindeutig zu entnehmen, ob die Schutzfähigkeit des Slogans „Vorsprung durch Technik“ auch dann vom EuGH bejaht worden wäre, wenn dieser Slogan nicht bereits langjährig verwendet worden wäre.

Für die Beratungspraxis gut verwertbar sind aber jedenfalls die unter Ziff. 1 genannten Ausführungen  des EuGH, durch die klargestellt wurde, welche Voraussetzungen nicht vorliegen müssen, um die Eintragungsfähigkeit zu bejahen. Denn sowohl in Literatur als auch in der Rechtssprechung waren zum Teil überhöhte Anforderungen gestellt worden         ( z.B. Ströbele/Hacker, Markengesetz Kommentar,  8. Aufl. § 8 Rn. 115).

Dies jedenfalls wurde vom EuGH nun richtiggestellt, was die Rechtssicherheit bereits deutlich erhöht.

Kennzeichenschutz einer Internet-Domain/räumlicher Wirkungskreis

(Urteil des Bundesgerichtshofs vom 22.07.2004, GRUR 2005, S. 262)

Zu dieser Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist vorab zu erläutern, dass nicht nur eingetragene Marken, sondern auch Firmen und sonstige Geschäftsbezeichnungen nach § 5 Markengesetz geschützt sind. Bei diesen Bezeichnungen kann allerdings problematisch sein, wie groß der räumliche Geltungsbereich ist. Ein Unternehmen, das nach seinem Zuschnitt und Unternehmenszweck nur lokal oder regional, also räumlich begrenzt tätig ist, kann Schutz nur in dem Gebiet beanspruchen, in dem es geschäftlich tatsächlich aktiv ist.

Im Gegensatz dazu sind Marken stets bundesweit geschützt.

In dem vom BGH entschiedenen Fall benutzte ein Stuttgarter Unternehmen der EDV-Branche den Firmenbestandteil „SoCo“ seit 1989. Ein in der selben Branche tätiges Unternehmen in Düren (Raum Köln-Düsseldorf) benutzte den Bestandteil „soco“ seit 1992.

Beide Unternehmen waren nur in einem räumlich begrenzten Bereich um ihren jeweiligen Geschäftssitz herum tätig und störten sich gegenseitig nicht. Ab 1996 vertrieb das Dürener Unternehmen seine Produkte unter dem Domain-Namen „soco.de“ auch über das Internet.

Das Stuttgarter Unternehmen erhob nun Klage auf Unterlassung der Benutzung des Firmenbestandteils „soco“, insbesondere auf Benutzung der Domain „soco.de“.

Das Landgericht und das Oberlandesgericht Stuttgart gaben der Klage statt und begründeten dies im Wesentlichen damit, dass die Beklagte durch Benutzung der Domain „soco.de“ im Internet ihren zuvor räumlich abgegrenzten Bereich verlassen habe. Durch die Benutzung im Internet könne nun jedermann von jedem Ort aus auf das Angebot der Beklagten zugreifen. Damit bestehe nun eine kennzeichenrechtliche Kollisionslage.

Der BGH weist in seiner Entscheidung zunächst darauf hin, dass durch Benutzung eines Domain-Namens ein Recht an einem Unternehmenskennzeichen nach § 5 Markengesetz entstehen kann, wenn der Domain-Name geeignet ist, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen. Nur wenn der Domain-Name ausschließlich als Adressbezeichnung (ähnlich einer Telefon-Nummer) verwendet wird, entsteht kein kennzeichnrechtlicher Schutz nach § 5 Markengesetz.

Zum räumlichen Schutzbereich einer solchen Domain als Unternehmenskennzeichen führt der BGH aus, dass allein der Internetauftritt nicht ausreiche, um auf einen räumlich unbeschränkten Wirkungsbereich schließen zu können. Obwohl die Internetseiten des Domain-Inhabers von jedem Ort aus aufgerufen werden könnten, sei daraus nicht zu schließen, dass die Dienstleistungen nun auch an jedem Ort angeboten werden. Grundsätzlich sei der Schutz des Unternehmenskennzeichens daher weiterhin auf den räumlichen Bereich beschränkt, in dem der Domaininhaber seine Dienstleistungen tatsächlich erbringt. Solange dieser Bereich nicht erweitert wird, besteht keine Kollisionslage und eine entsprechende Klage – auch gegen die bundesweite Benutzung der Domain – ist abzuweisen.