Rechtsanwalt Wachter
Markenrecht
Regensburg

(BGH, Urteil vom 23.11.2000, Wettbewerb in Recht und Praxis 2001, S.160)

Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 23.11.2000 definiert, wann die Nutzung einer Marke rechtsmissbräuchlich ist; gleichzeitig hat aber der BGH aufgezeigt, unter welchen Voraussetzungen die Benutzung einer Marke durch Lizenzierung, z.B. von Werbeagenturen an ihre Kunden, möglich ist.

Diese Entscheidung ist für kreative Werbeagenturen und Markendesigner von größter Bedeutung. Markenideen, die man nicht im eigenen Geschäftsbetrieb nutzen kann oder will, können geschützt und quasi auf Vorrat angesammelt werden, um diese möglichen Interessenten zur Lizenzierung anzubieten.

Dem Inhaber der Marke "Classe E" wurde es untersagt, auf Grund dieser Marke gegen die Daimler Chrysler AG, die eine Fahrzeugreihe mit "E-Klasse" bezeichnet, vorzugehen. Der Markeninhaber handle rechtsmissbräuchlich, wenn er

• eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen angemeldet hat
• hinsichtlich dieser Marken kein ernsthafter Benutzungswille besteht, insbesondere wenn er die Marken auch nicht auf Grund eines Beratungskonzeptes an Kunden lizenzieren will,
• diese Marken im wesentlichen zu dem Zweck gehortet werden um Dritte, die ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen.

Der Markeninhaber bot die Marken im konkreten Fall nicht aktiv potenziellen Kunden an, sondern beobachtete den Markt und ging dann gegen jeden vor, der seine Markenrechte verletzte. Dies wurde vom BGH als rechtsmissbräuchlich angesehen.

In seiner Entscheidung bringt der Bundesgerichtshof aber auch klar zum Ausdruck, unter welchen Voraussetzungen er Geschäfte mit eingetragenen Marken, also Markenlizenzierungen, für zulässig erachtet.

So wäre es z.B. möglich, dass Werbeagenturen oder Markendesigner im Rahmen einer bereits bestehenden oder potenziellen Beratungsleistung Marken schöpfen, um diese dann ihren Kunden anzubieten und für deren spezielle Vermarktungsbedürfnisse zur Verfügung zu stellen.

Entscheidend ist also, ob die Marken aktiv dem Kunden angeboten werden (zulässige Markennutzung) oder ob der Markeninhaber, der die Marke auch nicht selbst nutzt, lediglich abwartet bis er eine Markenverletzung entdeckt und dann gegen den Verletzer vorgeht (rechtsmissbräuchliche und damit unzulässige Markennutzung).

Eingetragene Marken müssen zwar innerhalb von 5 Jahren benutzt werden, es ist jedoch nicht notwendig, dass die Werbeagentur die Marke für sich selbst nutzt. Es reicht aus, dass ein Kunde der Werbeagentur die Marke mit deren Zustimmung verwendet. Die Nutzung durch den Kunden im Rahmen einer Markenlizenz wird wie eine Eigennutzung behandelt, vgl. § 26 Abs. 2 MarkenG.