(von Rechtsanwalt Diplom Betriebswirt  Ludwig Wachter,  Regensburg)
 
(Urteil des Bundesgerichtshofs vom 08.02.2007, I ZR 59/04)
 
Der BGH hatte zu entscheiden, ob und unter welchen Voraussetzungen aus dem Namensrecht (§ 12 BGB) Löschungsansprüche gegen eine von einem Dritten registrierte Domain hergeleitet werden können.
 
Der Kläger mit dem Familiennamen Grundke verlangte vom Beklagten die Löschung der Domain „grundke.de“, die dieser bei der Denic registriert hatte. Der Beklagte selbst hieß nicht Grundke.
 
Der BGH hat zunächst bestätigt, dass grundsätzlich in der Registrierung eines fremden Namens als Domain ein unbefugter Namensgebrauch zu sehen ist, gegen den der Namensträger nach § 12 BGB vorgehen kann. Demnach hätte der Kläger die Löschung der Domain verlangen können.
 
Der Fall wies jedoch folgende Besonderheit auf: Der Beklagte hatte die Domain im Auftrag der Grundke Optik GmbH registrieren lassen und für diese Firma eine Homepage erstellt.
 
Die Vorinstanz, das OLG Celle hatte noch die Auffassung vertreten, dass der Beklagte, der nicht selbst Namensträger sei, die Domain auch dann freigeben müsse, wenn er diese mit Zustimmung eines Namensträgers (der Grundke Optik GmbH) für sich hat registrieren lassen.
 
Der BGH ist dieser Auffassung jedoch nicht gefolgt und hat das Urteil der Vorinstanz aufgehoben.
 
Laut BGH ist es ausreichend, dass der Domainname im Auftrag eines Namensträgers reserviert worden ist.
 
Ein Fall der Auftragsreservierung sei genauso zu betrachten, als ob sich zwei Gleichnamige gegenüberstehen würden: Es gilt dann das Prioritätsprinzip. Die Domain steht demjenigen zu, der sie als erster hat registrieren lassen. Allerdings macht der BGH hier eine interessante Einschränkung: Die Priorität wird nur gewahrt, wenn nach außen hin dokumentiert wird und einfach überprüft werden kann, dass eine Auftragsreservierung vorliegt.
 
Im vorliegenden Fall war leicht erkennbar, dass eine Auftragsreservierung der Domain bestand, da unter dem Domainnamen die Homepage des Namensträgers (Grundke Optik GmbH) erschienen ist. Die Klage auf Löschung bzw. Freigabe der Domain wurde daher abgewiesen.

(von Rechtsanwalt und Dipl.- Betriebswirt Ludwig Wachter, Regensburg)

BGH, Beschluss vom 21.12.2011; I ZB 56/09 „Link economy“

In einer aktuellen Entscheidung des BGH ging es um die Frage, ob der Ausdruck „Link economy“ unterscheidungskräftig ist und deshalb als Marke eingetragen werden kann.

Die Frage der Unterscheidungskraft hat die größte praktische Relevanz im Eintragungsverfahren von Marken. Die Unterscheidungskraft fehlt einer Bezeichnung dann, wenn die Bezeichnung einen klar erkennbaren beschreibenden Begriffsinhalt hat oder wenn es sich um einen gebräuchlichen Ausdruck aus dem Deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt. Denn in diesen Fällen erkennt man nicht, dass das Zeichen ein Produktname (Marke) sein soll.

Im vorliegenden Fall hatte die Vorinstanz, das Bundespatentgericht, angenommen, der Begriff „Link economy“ habe einen beschreibenden Sinngehalt und werde als „Wirtschaftlichkeit einer Verlinkung im Internet“ gedeutet.

Der BGH ist dem nicht gefolgt. Zunächst hat der BGH nochmals an die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft erinnert:

• Gegen die Unterscheidungskraft einer Wortfolge spricht es, wenn die Wortfolge lediglich aus beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art besteht.  Auch längere Wortfolgen sind in der Regel nicht unterscheidungskräftig.
• Für Unterscheidungskraft spricht dagegen die Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge. Auch die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Wortfolge ist ein Anhaltspunkt für hinreichende Unterscheidungskraft. Denn wenn ein Zeichen mehrdeutig ist, dann hat es eben keinen eindeutig beschreibenden Inhalt.

Im vorliegenden Fall hat das Bundespatentgericht die Mehrdeutigkeit der Bezeichnung nicht beachtet. Die Bezeichnung „Link economy“ lässt eine Vielzahl von Interpretationen zu. Das Bundespatentgericht hat sich bei seiner Entscheidung aber nur auf einen denkbaren beschreibenden Inhalt gestützt und hat andere Deutungsmöglichkeiten außer Acht gelassen. Der BGH hat hauptsächlich aus diesem Grund die Entscheidung des Bundespatentgerichts aufgehoben und die Unterscheidungskraft der Bezeichnung „Link economy“ wegen ihrer Mehrdeutigkeit bejaht.

Der Gesamtbegriff „Link economy“ ist außerdem in der englischen und deutschen Umgangssprache nicht nachweisbar. Es handelt sich dabei um eine fantasievolle Neukombination von Begriffen. Diese Kombination ist auch originell und prägnant und daher zur Produktbezeichnung (also als Marke) geeignet.

Fazit:
Aus der Entscheidung des BGH und einer Vielzahl anderer Entscheidungen ist zu ersehen, dass die Frage der Unterscheidungskraft vom Bundespatentgericht und vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) häufig zu restriktiv beurteilt wird. Gerade das DPMA ist oft bemüht, einer neuartigen, fantasievollen Bezeichnung einen beschreibenden Sinngehalt zu entnehmen. Dem Anmelder einer Marke, der seinen Fall nicht bis zum BGH bringen kann oder will, wäre daher in Fällen, bei denen die Unterscheidungskraft voraussichtlich vom DPMA angezweifelt wird, zu raten, die Eintragungsfähigkeit seiner Marke auf anderem Weg, beispielsweise durch Kombination des Begriffs mit einem Bildzeichen, sicher zu stellen.

Rechtsanwalt Ludwig Wachter, Regensburg

Internet-Domain als Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 5 Abs. 2 Markengesetz (OLG München, Urteil vom 16.9.1999, - Az: 29 U 5973/98; veröffentlicht in „Computer und Recht“ 1999, S. 778)

Es ist weitgehend unbekannt, dass sich Unternehmenskennzeichen auch gegen eingetragene Marken durchsetzen können. Oft geht es bei Kollisionen zwischen Marken und Unternehmenskennzeichen nur um die Frage, wer den zeitlichen Vorrang (Priorität) beanspruchen kann.

Für die Priorität eines Unternehmenskennzeichens kommt es auf die Benutzungsaufnahme im geschäftlichen Verkehr an. Da gerade junge Unternehmen - insbesondere aus dem Technologiebereich - häufig zunächst über Ihre Internet-Adressen mit der Geschäftswelt in Kontakt treten, stellt sich die Frage, ob eine Internet-Domain ein solches Unternehmenskennzeichen sein kann.

Das OLG München hat bestätigt, dass eine Internet-Domain als Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 5 Abs. 2 Markengesetz geschützt sein kann, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

• das Zeichen muß Kennzeichnungskraft besitzen (dies ist in der Regel nicht der Fall bei Wörtern aus dem allgemeinen Sprachgebrauch und bei beschreibenden Angaben, außer wenn solche Ausdrücke bereits Verkehrsgeltung erlangt haben).
• das Zeichen muß wie ein Kennzeichen verwendet werden, d.h. die Art der Verwendung muß über die reine Adressenfunktion hinausgehen. Kennzeichenmässige Verwendung liegt jedenfalls dann vor, wenn Firmenbezeichnungen, Namen oder deren Abkürzungen verwendet werden.

Im konkreten Fall wurde die Schutzfähigkeit der Bezeichnung „tnet“ als abgekürzte Firmenbezeichnung in der Domain „tnet.de“ vom OLG München bejaht.

(Urteil des Bundesgerichtshofs vom 22.07.2004, GRUR 2005, S. 262)

Zu dieser Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist vorab zu erläutern, dass nicht nur eingetragene Marken, sondern auch Firmen und sonstige Geschäftsbezeichnungen nach § 5 Markengesetz geschützt sind. Bei diesen Bezeichnungen kann allerdings problematisch sein, wie groß der räumliche Geltungsbereich ist. Ein Unternehmen, das nach seinem Zuschnitt und Unternehmenszweck nur lokal oder regional, also räumlich begrenzt tätig ist, kann Schutz nur in dem Gebiet beanspruchen, in dem es geschäftlich tatsächlich aktiv ist.

Im Gegensatz dazu sind Marken stets bundesweit geschützt.

In dem vom BGH entschiedenen Fall benutzte ein Stuttgarter Unternehmen der EDV-Branche den Firmenbestandteil „SoCo“ seit 1989. Ein in der selben Branche tätiges Unternehmen in Düren (Raum Köln-Düsseldorf) benutzte den Bestandteil „soco“ seit 1992.

Beide Unternehmen waren nur in einem räumlich begrenzten Bereich um ihren jeweiligen Geschäftssitz herum tätig und störten sich gegenseitig nicht. Ab 1996 vertrieb das Dürener Unternehmen seine Produkte unter dem Domain-Namen „soco.de“ auch über das Internet.

Das Stuttgarter Unternehmen erhob nun Klage auf Unterlassung der Benutzung des Firmenbestandteils „soco“, insbesondere auf Benutzung der Domain „soco.de“.

Das Landgericht und das Oberlandesgericht Stuttgart gaben der Klage statt und begründeten dies im Wesentlichen damit, dass die Beklagte durch Benutzung der Domain „soco.de“ im Internet ihren zuvor räumlich abgegrenzten Bereich verlassen habe. Durch die Benutzung im Internet könne nun jedermann von jedem Ort aus auf das Angebot der Beklagten zugreifen. Damit bestehe nun eine kennzeichenrechtliche Kollisionslage.

Der BGH weist in seiner Entscheidung zunächst darauf hin, dass durch Benutzung eines Domain-Namens ein Recht an einem Unternehmenskennzeichen nach § 5 Markengesetz entstehen kann, wenn der Domain-Name geeignet ist, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen. Nur wenn der Domain-Name ausschließlich als Adressbezeichnung (ähnlich einer Telefon-Nummer) verwendet wird, entsteht kein kennzeichnrechtlicher Schutz nach § 5 Markengesetz.

Zum räumlichen Schutzbereich einer solchen Domain als Unternehmenskennzeichen führt der BGH aus, dass allein der Internetauftritt nicht ausreiche, um auf einen räumlich unbeschränkten Wirkungsbereich schließen zu können. Obwohl die Internetseiten des Domain-Inhabers von jedem Ort aus aufgerufen werden könnten, sei daraus nicht zu schließen, dass die Dienstleistungen nun auch an jedem Ort angeboten werden. Grundsätzlich sei der Schutz des Unternehmenskennzeichens daher weiterhin auf den räumlichen Bereich beschränkt, in dem der Domaininhaber seine Dienstleistungen tatsächlich erbringt. Solange dieser Bereich nicht erweitert wird, besteht keine Kollisionslage und eine entsprechende Klage – auch gegen die bundesweite Benutzung der Domain – ist abzuweisen.

Werbeslogan als Marke
(von Rechtsanwalt und Dipl.- Betriebswirt  Ludwig Wachter, Regensburg)

(Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 21.01.2010, GRUR 2010, S. 228)

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich in einer aktuellen Entscheidung dazu geäußert, unter welchen Voraussetzungen Werbeslogans unterscheidungskräftig  und damit markenfähig sind.

Konkret ging es um den Slogan „Vorsprung durch Technik“ der Audi AG.

1.     Der Europäische Gerichtshof ist zunächst einer in Literatur und Rechtssprechung verbreiteten restriktiven Auffassung entgegen getreten und hat klargestellt, welche Anforderungen nicht an die Schutzfähigkeit gestellt werden dürfen:

Danach gilt:

• in Bezug auf Werbeslogans dürfen keine strengeren Maßstäbe angelegt werden, als bei sonstigen Zeichen,
• die Bezeichnung muss nicht fantasievoll sein,
• ein besonderer Überraschungs- oder „Merkeffekt“ ist nicht erforderlich,
• es ist unschädlich, wenn ein Zeichen in der Anschauung der angesprochenen Kunden überwiegend als Begriff des allgemeinen Sprachgebrauchs  (z.B. Werbespruch, Qualitätshinweis oder Aufforderung zum Kauf) angesehen wird, wenn diese Kundenkreise dem Zeichen zumindest auch einen Herkunftshinweis entnehmen, also in dem Zeichen auch einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sehen.
• Nur wenn ein Zeichen ausschließlich als Begriff des allgemeinen Sprachgebrauchs verstanden wird, ist die Unterscheidungskraft und damit die Eintragungsfähigkeit als Marke ausgeschlossen.

Der Bundesgerichtshof hat dies beispielsweise angenommen bei der Wortfolge „My World“, dieser Ausdruck werde stets nur als „Wort als solches“ erkannt;  oder bei der Wortfolge  „Test it“, diese werde stets nur als Aufforderung zum Testkauf aufgefasst (BGH GRUR 2008,
S. 430 und BGH WRP 2001, S. 692).

2.     Sodann führt der EuGH aus, unter welchen positiven Voraussetzungen Werbeslogans schutzfähig sind:

• der Slogan muss eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen und
• er muss ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen.

Diese Voraussetzungen sind nach Ansicht des EuGH bei dem Slogan „Vorsprung durch Technik“ gegeben.

Dem ist nach meiner Auffassung zuzustimmen, da nicht von vornherein klar ist, worauf sich der Begriff „Vorsprung“ bezieht -

( allgemeiner Qualitätsvorsprung? neueste Technik? Vorsprung in Bezug auf die Höchstgeschwindigkeit ? ) -

der Slogan ist somit interpretationsbedürftig.  Auch Prägnanz und  Originalität können dem Slogan wohl nicht abgesprochen werden, so dass die vom EuGH aufgestellten Kriterien erfüllt sind.

3.   Die praktische Verwertbarkeit der Entscheidung des EuGH leidet allerdings darunter, dass der EuGH zur Begründung der Schutzfähigkeit des Audi-Slogans zusätzlich darauf abgestellt hat, dass es sich um einen weithin bekannten („berühmten“) Slogan handelt, den Audi schon seit vielen Jahren verwendet und den die angesprochenen Verkehrskreise auch aus diesem Grund als Herkunftshinweis auf die Audi AG erkennen werden.

Es ist der Entscheidung somit leider nicht eindeutig zu entnehmen, ob die Schutzfähigkeit des Slogans „Vorsprung durch Technik“ auch dann vom EuGH bejaht worden wäre, wenn dieser Slogan nicht bereits langjährig verwendet worden wäre.

Für die Beratungspraxis gut verwertbar sind aber jedenfalls die unter Ziff. 1 genannten Ausführungen  des EuGH, durch die klargestellt wurde, welche Voraussetzungen nicht vorliegen müssen, um die Eintragungsfähigkeit zu bejahen. Denn sowohl in Literatur als auch in der Rechtssprechung waren zum Teil überhöhte Anforderungen gestellt worden         ( z.B. Ströbele/Hacker, Markengesetz Kommentar,  8. Aufl. § 8 Rn. 115).

Dies jedenfalls wurde vom EuGH nun richtiggestellt, was die Rechtssicherheit bereits deutlich erhöht.

Markenrecht - Bestehen aktive Handlungspflichten nach einem Unterlassungsurteil?

Europäischer Gerichtshof (EuGH Urteil vom 02.07.2020-C-684/19)
Urteilsbesprechung von Rechtsanwalt Ludwig Wachter, Regensburg

Das Landgericht Düsseldorf hatte auf eine Klage mit Urteil vom 17.10.2016 einer Rechtsanwaltskanzlei untersagt, die Buchstabenfolge „mbk“ im geschäftlichen Verkehr für Rechtsdienstleistungen zu benutzen.

Die betreffende Kanzlei hatte im Internetverzeichnis „das Örtliche“ eine Anzeige in Auftrag gegeben in der die Buchstabenfolge „mbk“ verwendet wurde. Auf das Urteil hin löschte die Rechtsanwaltskanzlei diese Buchstabenfolge „mbk“ in diesem Verzeichnis.

In der Folgezeit stellte der Kläger fest, dass auf der Website www.kleve-niederrhein-stadtbranchenbuch.com eine Anzeige erschien, in der weiterhin die verbotene Bezeichnung „mbk“ enthalten war.

Die beklagten Rechtsanwälte hatten diese Eintragung jedoch nicht in Auftrag gegeben; der Betreiber der genannten Website hatte die ursprüngliche Anzeige der beklagten Rechtsanwälte auf eigene Initiative übernommen.

Dennoch beantragten die Kläger wegen Verstoßes gegen das Unterlassungsgebot ein Ordnungsgeld gegen die beklagten Rechtsanwälte. Sie waren der Meinung, dass die beklagten Rechtsanwälte nicht nur verpflichtet waren die Bezeichnung „mbk“ auf der von ihnen beauftragten Anzeige zu löschen, sondern darüber hinaus mit Hilfe der üblichen Suchmaschinen zu untersuchen müssen, ob Betreiber anderer Webseiten die Anzeige übernommen haben. Wenn dies der Fall sei, müsse versucht werden, diese zur Löschung dieser Eintragungen zu veranlassen.

Die entscheidende Frage, die dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt wurde lautet also: Liegt eine markenrechtliche Benutzungshandlung durch die beklagten Rechtanwälte auch dann vor, wenn die verbotene Bezeichnung „mbk“ in einer Anzeige auf einer Website erscheint, die von diesen Rechtsanwälten gar nicht in Auftrag gegeben wurde.

Der EuGH stellt in seinem Urteil klar, dass eine markenrechtliche Benutzung ein aktives Verhalten und eine Herrschaft über die Benutzungshandlung erfordert.

Wenn eine Handlung von einem anderen ohne Zustimmung oder Auftrag des Werbenden auf dessen eigene Initiative erfolgt, so ist dies dem Werbenden nicht zuzurechnen. Der vom Kläger gestellte Ordnungsmittelantrag ist dann zurückzuweisen.

Die Entscheidung des EuGH ist nach meiner Auffassung richtig, sie ist aber deshalb besonders bemerkenswert, weil der Bundesgerichtshof (BGH) im Jahr 2013einen ähnlich gelagerten Fall anders entschieden hatte, (vgl. BGH, Urteil vom 13.11.2013, I ZR 77/11).

Auch laut BHG hat der Unterlassungsschuldner zwar grundsätzlich nicht für das selbstständige Handeln Dritter einzustehen. Wenn ihm aber das Handeln des Dritten wirtschaftlich zugute kommt, er mit einem Verstoß ernstlich rechnen muss und er eine rechtliche und tatsächliche Einwirkungsmöglichkeit auf das Verhalten des Dritten hat, dann muss er diesen veranlassen, die Verwendung unzulässiger Bezeichnungen (im Fall des BGH war es eine unzulässige Firmierung) aus seinen Verzeichnissen zu entfernen. Nach Ansicht des BGH muss der Unterlassungsschuldner auch eigene Recherchen nach unzulässigen Zeichenbenutzungen durchführen.

Für den Bereich markenrechtliche Benutzungshandlungen dürfte der BGH auf Grund der Entscheidung des EuGH seine Rechtsprechung nicht mehr aufrechterhalten können.

Es ist aber zu hoffen, dass sich die Entscheidung des EuGH auch auf andere Bereiche auswirkt, zum Beispiel auf den Bereich der vom BGH postulierten Rückrufpflichten von bereits an Dritte veräußerten Produkten auf Grund eines Unterlassungstitels.

Auch in diesem Bereich legt der BGH einem Unterlassungsschuldner nach meiner Auffassung zu weit gehende Pflichten auf.

Die Rechtsprechung zum Stichwort „Handlungspflichten nach Unterlassungstitel“ muss jedenfalls auf Grund des neuen EuGH Urteils genauestens weiter beobachtet werden.

Von Rechtsanwalt Ludwig Wachter, Diplom Betriebswirt, Regensburg