Rechtsanwalt Wachter
Markenrecht
Regensburg

Markenrecht – Schadensersatz durch angemessene Lizenzgebühr
(Bundesgerichtshof, Urteil vom 22.September 2021; Az: I ZR 2021 „Layher“)

Urteilsbesprechung von Rechtsanwalt Ludwig Wachter, Regensburg

Der Bundesgerichtshof hat in dem Urteil nochmals die Kriterien genannt, die bei der Festlegung einer angemessenen Lizenzgebühr als Schadensersatz nach einer Markenverletzung zu berücksichtigen sind. Er setzt sich auch mit der Frage auseinander, ob es lizenzmindernd zu berücksichtigen ist, wenn die Markenverletzung nur in der Werbung erfolgt und nicht auch dadurch, dass die Marke beispielsweise auf dem Produkt oder der Verpackung angebracht wird.

Der BGH führt aus, bei der Schadensberechnung nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie sei maßgeblich, was vernünftige Vertragsparteien bei Abschluss eines Lizenzvertrages als Vergütung für eine Kennzeichennutzung vereinbart hätten. Zu ermitteln sei der objektive Wert der Kennzeichen- (Marken-) Benutzung.

Ausgangspunkt für die Beurteilung ist die Bandbreite marktüblicher Lizenzsätze als Prozentsätze vom Umsatz.

Innerhalb dieser Bandbreite sind dann zur konkreten Festlegung des Lizenzprozentsatzes folgende Faktoren zu berücksichtigen:

Der Bekanntheitsgrad und der Ruf der Marke, das Ausmaß der Verwechslungsgefahr, insbesondere der Grad der Zeichenähnlichkeit, Umfang und Dauer der Verletzungshandlung, die Intensität der Verletzung und auch die Frage, ob ein Marktverwirrungsschaden entstanden ist.

Eine Erhöhung der Lizenzgebühr aus dem Grund, weil eine schuldhafte Handlung vorliegt, (sog. Verletzerzuschlag) kommt laut BGH dagegen im Markenrecht nicht in Betracht, da dies mit den Grundlagen des deutschen Schadensrechts unvereinbart sei.

Das Schadensrecht hat demnach nur die Aufgabe, einen entstandenen Schaden auszugleichen, nicht aber, den Schädiger zusätzlich zu bestrafen.

Im vorliegenden Fall stellte sich die Frage, ob die Tatsache, dass eine Markenverletzung nur in der Werbung und nicht auch durch Anbringung der Marke auf dem Produkt erfolgt ist, lizenzmindernd zu berücksichtigen ist.

Der BGH hat die Möglichkeit einer Lizenzminderung in solchen Fällen bejaht.

Zwar hat es die Argumentation des Beklagten verworfen, die Werbung habe sich überhaupt nicht auf die Umsätze der Produkte ausgewirkt und deshalb sei der Ansatz einer Umsatzlizenz generell unzulässig.

Der BGH hält solche Kausalitätsüberlegungen für nicht praktikabel. Außerdem sei eine Lizenzzahlung eine Vergütung für die Benutzung einer Marke und nicht eine Vergütung für den erwarteten wirtschaftlichen Erfolg. Auch bei Abschluss eines Lizenzvertrages wird die Lizenzgebühr in aller Regel nicht an bestimmte Umsatzsteigerungen durch die Markennutzung geknüpft.

Bei der Benutzung einer Marke nur in der Werbung dürfe aber dennoch ein Abschlag von der üblichen Lizenzgebühr vorgenommen werden, weil die Intensität der Nutzung geringer ist, wenn ein Zeichen nur in der Werbung und nicht auch durch Anbringung auf dem Produkt benutzt wird.

Der BGH hat (nur) wegen des unzulässigen rechtlichen Maßstabes, den das Berufungsgericht angelegt hatte (Kausalitätserwägungen anstatt geringere Nutzungsintensität) das Urteil aufgehoben und den Fall an die Berufungsinstanz, das OLG Stuttgart, zurückverwiesen.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Berufungsgericht in der Sache wiederum zu demselben Ergebnis kommt (Lizenzsatz von 5%), nur eben mit der anderen, vom BGH vorgegebenen Begründung.

Fälle wie der vorliegende zeigen überdeutlich, dass den streitenden Parteien gerade in Fällen, bei denen Gerichte einen Beurteilungsspielraum haben oder eine Schadensschätzung vornehmen müssen, zu einer gütlichen Beilegung des Streits durch Vergleich zu raten ist. Denn gerade Revisionsverfahren vor dem BGH verursachen sehr hohe Kosten und auch ein obsiegen in der Revision kann sich als Pyrrhussieg erweisen.

Urteilsbesprechung von Rechtsanwalt Ludwig Wachter, Diplom-Betriebswirt